Защита брендов: стратегии, системы, методы

Защита брендов

 

Прежде всего правообладателем в случае неправомерного использования его бренда должно быть заявлено требование о пресечении действий, нарушающих права или создающих угрозу его нарушения.

Как было отмечено Ю.Н. Андреевым, такой способ защиты "способствует реализации полномочий обладателя исключительного интеллектуального права по осуществлению запрета другим лицам использовать РИД или средства индивидуализации...".

В практике американских судов высказывалась схожая идея: "При отсутствии возможности требовать запретить иным лицам использовать объект интеллектуальной собственности право исключать всех остальных от использования будет иметь только малую часть от своей ценности".

Отдельным случаем в рассматриваемом аспекте является использование нарушителем в отношении однородной деятельности фирменного наименования, сходного (тождественного) с товарным знаком, коммерческим обозначением иного лица, права на которые возникли ранее, чем права на фирменные наименования. Судебной практике известны случаи, когда обладатели прав на подобные товарные знаки (коммерческие обозначения) обращались с требованиями прекратить любое использование фирменного наименования и (или) понудить ответчика к его изменению. Вместе с тем надлежащим способом защиты в такой ситуации является запрет ответчику использовать фирменное наименование в отношении деятельности, однородной с той, в отношении которой зарегистрирован товарный знак. Если это парализует в принципе весь бизнес компании, то она сама примет решение о смене фирменного наименования, но суд понудить ее к этому не может.

К мерам защиты следует относить также заявление требования о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, в случае если при его регистрации были нарушены права иных лиц на средства индивидуализации, получившие правовую охрану раньше товарного знака.

Следующим доступным правообладателю способом защиты является изъятие из оборота и уничтожение контрафактных товаров, на которые неправомерно нанесен его бренд.

Требование о взыскании убытков может быть заявлено правообладателями всех средств индивидуализации в случае незаконного использования принадлежащего им объекта интеллектуальной собственности иными лицами. В соответствии со ст. 15 ГК РФ сумма убытков складывается из реального ущерба и упущенной выгоды. Особенностью сферы интеллектуальных прав и, в частности, прав на средства индивидуализации является то, что более соответствующим характеру нарушения права и последствиям является возмещение не реального ущерба, а упущенной выгоды. Это связано главным образом с нематериальной сущностью объектов интеллектуальных прав, которые нельзя физически утратить или повредить. Неправомерное использование средства индивидуализации нарушителем приводит к появлению упущенной выгоды, поскольку патентообладатель не получает тех доходов, которые он получил бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено.

Так, например, вред, причиненный правообладателю незаконным использованием его товарного знака, может заключаться, в частности, в следующих разновидностях имущественных потерь:

  • в снижении потребительского спроса, а с ним и прибыли, получаемой от реализации маркируемых соответствующим товарным знаком товаров (оказания услуг). Одна часть потребителей приобретет взамен оригинального товара контрафактный в силу заблуждения: совершая свой потребительский выбор, граждане уверены, что приобретают товар правообладателя. Другая часть намеренно сделает свой выбор в пользу более дешевых товаров нарушителя. В особенности это актуально для раскрученных брендов: целью потребителя зачастую является не столько приобрести качественный продукт, сколько продемонстрировать свою состоятельность, доступность для него элитных товаров;
  • неполучении правообладателем прибыли, на которую он мог рассчитывать в случае избрания нарушителем правомерного поведения: обращения к правообладателю за предоставлением лицензии на использование товарного знака. Речь идет о потенциально возможных роялти, лицензионном вознаграждении, которое мог получить правообладатель, но не получил ввиду того, что нарушитель самовольно, не пожелав договариваться, начал использовать сходное с товарным знаком обозначение.

Можно говорить также о репутационных потерях, вызванных нарушением. Если потребители при выборе контрафакта действовали под влиянием заблуждения, атрибутируя товары правообладателю, притом что качество таких товаров оказалось низким, деловая репутация (гудвилл) правообладателя может существенно пострадать. Правообладателю придется вкладывать средства в новые маркетинговые кампании в целях возвращения доверия потребителей к своему продукту.

Альтернативной взысканию убытков мерой ответственности в российском праве является взыскание компенсации. Данная мера также учитывает обозначенные выше имущественные потери правообладателя. При этом законодательство устанавливает особые алгоритмы расчета взыскиваемой суммы.

Введение данной меры ответственности было обусловлено главным образом необходимостью обеспечения имущественных интересов правообладателя в ситуации, когда факт нарушения доказан, но существуют сложности с обоснованием размера причиненных убытков. До недавнего времени судебная практика шла по следующему пути: если конкретный размер убытков не доказан, требование об их взыскании не удовлетворяется. Сегодня возобладал иной подход: если истец не может доказать размер убытков, но при этом факт нарушения установлен, суд взыскивает убытки на основе принципа справедливости. Таким образом, острая необходимость в установлении минимального предела компенсации отпала.

Специальные правовые механизмы расчета компенсации, подлежащей выплате за нарушение исключительного права, между тем предусмотрены в большинстве развитых правопорядков. Речь идет как минимум о двух общих методах ее определения: в зависимости от размера причиненного правообладателю вреда и прибыли, полученной нарушителем. При установлении конечной суммы, которую обязан выплатить нарушитель, как правило, учитывается комплекс обстоятельств: наличие в действиях нарушителя умысла; объем и продолжительность нарушения; причинение вреда гудвиллу правообладателя и проч. Судейское усмотрение в таком случае остается достаточно широким. На нормативном уровне в лучшем случае задаются основные параметры, которые должны быть учтены судом при установлении размера компенсации.

Ассоциацией Европейских сообществ по товарным знакам (European Communities Trade Mark Association (ECTA)) был подготовлен обзор судебной практики взыскания денежной компенсации за нарушение исключительных прав в странах европейского союза. В числе вопросов, которые адресовались представителям различных правопорядков, был следующий: учитывается ли национальными судами факт неиспользования товарного знака правообладателем, степень вины нарушителя при определении размера компенсации? От многих государств поступил положительный ответ.

Например, в правовой системе Бельгии в тех случаях, когда истец не коммерциализирует товары, ему отказывается во взыскании упущенной выгоды. Максимум, на что он может рассчитывать, - выплата суммы роялти, которую он мог бы получить, если бы ответчик обратился к нему за разрешением использовать товарный знак. Аналогичное правило получило распространение и в правопорядке ФРГ.

В правовой системе Венгрии, если истец пытается истребовать упущенную выгоду, он должен доказать использование товарного знака в отношении конкретных товаров. Если он рассчитывает на выплату "потерянных роялти", он должен продемонстрировать сложившуюся лицензионную практику. Это требует от заявителя представления в суд заключенных в Венгрии лицензионных соглашений, которые касаются аналогичных или идентичных товаров.

Рассмотрим более подробно германский и американский подходы.

 Германский опыт

Конкретных механизмов расчета взыскиваемых убытков за нарушение прав на средства индивидуализации Закон ФРГ "О защите товарных знаков и других обозначений" не предусматривает, в связи с чем в данном случае суды руководствуются прежде всего общими гражданско-правовыми принципами: восстановительной природы гражданско-правовой ответственности; возмещения любых имущественных потерь, а также сформировавшимися на уровне судебной практики правилами "тройного расчета убытков" (dreifache Schadensberechnung).

Согласно данным правилам обладатель прав на товарные знаки может потребовать от нарушителя его прав выплаты компенсации, рассчитанной одним из трех способов:

  • путем расчета убытков, которые фактически были причинены (включая упущенную выгоду);
  • путем расчета необоснованной прибыли, которую нарушитель получил от нарушения;
  • на основе определения разумной платы за предоставление лицензии на средство индивидуализации.

При подаче иска правообладатель может как указать один из данных способов, так и оставить вопрос о взыскиваемой компенсации открытым. Возможность выбора одного из механизмов расчета компенсации, равно как и изменения выбранного, сохраняется у него вплоть до удовлетворения судом иска и присуждения к выплате убытков.

Компенсация фактически понесенных убытков.

Основу данного способа расчета компенсации составляет определение имущественных потерь правообладателя, обусловленных введением в оборот контрафактных товаров; упущенной прибыли, которую он не получил в связи с тем, что потребители приобрели товар у нарушителя. При этом германские правоприменители и ученые последовательно исходят из тезиса о том, что понесенные правообладателем убытки не могут приравниваться к прибыли, полученной нарушителем от продажи контрафактного товара. Такая прибыль не определяется одной лишь ценностью используемого товарного знака.

Изначально германским судам было достаточно сложно устанавливать причинно-следственную связь между действиями нарушителя и причиненными убытками. Затем было сформулировано принципиальное допущение: правообладатель понес убытки вследствие неправомерного использования товарного знака потому, что он сам или третья сторона могли использовать в своих интересах товарный знак так, как это делал нарушитель. Данный способ расчета компенсации является неэффективным средством защиты для компаний, которые сами не использовали товарный знак и не предоставляли лицензии на него иным лицам.

Взыскание прибыли, полученной нарушителем от использования товарного знака.

Убытки в данном случае определяются посредством вычитания из прибыли, полученной нарушителем от использования товарного знака, произведенных им расходов. Правообладатель в таком случае освобождается от обязанности доказывать, что он мог получить такую же прибыль, как и нарушитель. В этой связи с подобным требованием может обратиться в том числе лицо, которое само не использует товарный знак.

При заявлении требования о выплате компенсации, рассчитываемой данным способом, вместе с тем должен быть доказан факт, что полученная ответчиком прибыль является результатом именно нарушения, а не иных обстоятельств. Это означает, что правообладатель может взыскать не всю прибыль, полученную нарушителем, а только ту часть, которая приходится на нарушение исключительного права. Прибыль от распространения товаров или услуг как таковых исключается из суммы присуждаемой правообладателю компенсации.

Часть суммы от реализации конкретных товаров может быть взыскана с нарушителя, только если качество предлагаемых им продуктов достаточно низкое. Их ценность определяет использование чужого товарного знака. Речь в данном случае идет прежде всего о дешевых подделках брендовых вещей.

Взыскание суммы предполагаемой лицензии.

Размер компенсации за нарушение исключительного права на средство индивидуализации в данном случае определяется суммой потенциального вознаграждения, которое нарушитель выплатил бы правообладателю, если бы заключил с ним лицензионный договор. Получение или неполучение нарушителем прибыли от неправомерного использования товарного знака здесь не имеет значения для расчета убытков.

Расчет адекватного лицензионного вознаграждения осуществляется на основе объективных критериев. Как правило, при его определении учитываются рыночная ценность нарушенного права на товарный знак, связанный с ним гудвилл, известность товарного знака у потребителей.

Американский опыт

В соответствии с § 35 Закона США "О товарных знаках" (§ 1117 Кодекса США) в случае нарушения прав на товарный знак правообладатель может рассчитывать на возмещение ему: 1) любых убытков, которые он понес; 2) прибыли, полученной ответчиками; 3) судебных издержек. Суду при этом предоставляются дискреционные полномочия по увеличению рассчитанной компенсации максимум в три раза, при условии что данная мера продолжает носить компенсационный, а не штрафной характер. Как правило, подобная тройная компенсация взыскивается при наличии умысла в действиях нарушителя, намерения ввести потребителей в заблуждение.

В деле George Basch Co. Inc. v. Blue Coral Inc. судом была подчеркнута необходимость учета при установлении размера компенсации таких факторов, как получение ответчиком прибыли от нарушения, степень его вины, возможность восстановить положения истца посредством других мер, роль конкретного ответчика в нарушении, поведение истца, соблюдение им принципа чистых рук. В рассматриваемом деле суд отказал во взыскании компенсации с нарушителя по причине того, что не была доказана связь между снижением продаж его товара и незаконным использованием товарного знака, недобросовестностью действий ответчика.

Применяемые в американском праве подходы к расчету компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки в целом соответствуют способам, применяемым в Германии:

  • возмещение любых реальных убытков, понесенных истцом в связи с нарушением его исключительного права;
  • взыскание с нарушителя необоснованной прибыли, которую он получил вследствие неправомерного использования чужого товарного знака;
  • расчет суммы компенсации исходя из суммы вознаграждения за предоставление лицензии на использование товарного знака. Как правило, американскими судами удваивается сумма выплачиваемого в рамках регулятивных отношений лицензионного соглашения.

К реальным убыткам правообладателя при этом могут относиться следующие имущественные потери:

  • снижение прибыли от продаж оригинальных товаров правообладателя;
  • снижение цен на такие товары;
  • потеря гудвилла или будущих продаж по причине причинения вреда репутации. Кроме того, правообладатели могут потребовать возмещения их затрат на "корректирующую рекламу" - рекламу, необходимую для того, чтобы преодолеть путаницу относительно производителя товаров, вызванную нарушением прав на товарные знаки.

По поводу способа расчета компенсации в зависимости от полученной нарушителем прибыли следует заметить, что в подобном случае суды, как правило, основываются на финансовых отчетах нарушителя, отражающих такие показатели, как объем продаж и размер полученной прибыли. Размер компенсации при этом определяется посредством вычитания из суммы полученной нарушителем прибыли стоимости самих по себе контрафактных товаров, амортизационных расходов, средств, потраченных на рекламу, оплату коммунальных услуг, запуск бизнеса (start-upcosts), арендной платы.

Российский опыт

В российском правопорядке были разработаны принципиально отличающиеся от западных способы расчета компенсации.

Расчет компенсации в твердой сумме в интервале от 10 тыс. до 5 млн руб.

При применении данного способа расчета компенсации суд определяет конкретную сумму в размере от 10 тыс. до 5 млн руб. по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Несмотря на то что истцом заявлено требование о взыскании компенсации в твердой сумме, а не в размере стоимости контрафактного товара, он вправе представлять в суд документы, экономические расчеты и иные доказательства, указывающие на общий предполагаемый количественный объем выпуска контрафактного товара за определенный промежуток времени.

В двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Данный способ определения суммы компенсации оправданно рассмотреть в сравнении с западным подходом к расчету суммы компенсации на основе прибыли, полученной нарушителем от использования товарного знака. В первом приближении данные способы могут показаться схожими. Вместе с тем между ними существуют принципиальные различия.

Во-первых, следует заметить, что российский способ может применяться и в тех ситуациях, когда нарушитель какой-либо прибыли от использования чужого товарного знака так и не получил. Так, подобный способ может быть применен в тех ситуациях, когда нарушитель произвел определенный товар, но не успел ввести его в оборот. Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ нарушением исключительного права признаются не только продажа и иное использование контрафактного товара, но и его изготовление, перевозка, хранение. Очевидно вместе с тем, что о восстановительной функции в данном случае говорить не приходится. Компенсация, рассчитываемая в двукратном размере стоимости нереализованных товаров, носит преимущественно штрафной характер.

Во-вторых, в соответствии с зарубежным подходом при установлении суммы взыскиваемой компенсации учитывается только прибыль, полученная непосредственно от незаконного использования товарного знака; в то время как в рамках отечественного правопорядка взыскивается общая стоимость контрафактных товаров вне зависимости от ценности самих таких товаров, расходов нарушителя на их производство, рекламу и т.д.

Учитывая при этом, что ответственность в данном случае наступает на безвиновных началах, применение указанного способа защиты может привести к несправедливым результатам.

Данный способ расчета компенсации оправданно выбирать в тех случаях, когда ответчик успел произвести и (или) продать значительную партию товаров, притом что такие товары являются достаточно дорогими.

В двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определяется двукратным размером той суммы, которую правообладатель мог бы получить, если бы ответчик заключил с ним лицензионное соглашение, а не стал нарушать исключительное право. Данная мера в значительной степени похожа на взыскиваемые в рамках зарубежного правопорядка подразумеваемые роялти. Вместе с тем и в данном случае российский институт отличается определенной спецификой.

Так, в зарубежных правопорядках сумма роялти за подразумеваемую лицензию определяется с учетом множества факторов: рыночной ценности, известности бренда, связанного с ним гудвилла. В то же время в российской судебной практике господствует мнение, что стоимость права использования товарного знака определяется как исходя из цены обычно заключаемых правообладателем лицензионных договоров, предусматривающих простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения, так и иным способом.

Данный способ расчета компенсации выгоден в том случае, если правообладатель может представить суду доказательства заключения им лицензионных договоров в отношении спорного товарного знака с иными субъектами по высокой цене.

Принципиальное значение приобретает вопрос допустимости снижения судами размера рассчитываемой в двукратном размере стоимости контрафактных товаров и (или) права на использование. Исходя из правовой позиции, выработанной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. № 16449/12, в случае выбора правообладателем одного из вариантов определения размера взыскиваемой компенсации в двукратном размере стоимости права или двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров) с учетом обстоятельств дела суд вправе самостоятельно снизить компенсацию ниже двукратного размера стоимости контрафактных товаров или двукратного размера стоимости права использования товарного знака.

Вместе с тем с внесением 1 января 2014 г. в ГК РФ изменений данный вопрос получил статус дискуссионного. В абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ было предусмотрено единственное основание снижения размера компенсации ниже двукратной стоимости контрафактных товаров: совершение ответчиком одним действием нескольких правонарушений. В этой связи в отдельных решениях судами четко констатировалось, что в тех случаях, когда размер компенсации определяется истцом на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, у судов отсутствуют основания для ее снижения.

При рассмотрении других дел суды исходили из принципиально иной логики: "Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 2 апреля 2013 г. № 16449/12, поскольку п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пп. 1 и 2 п. 4 названной статьи), то выработанный подход применим и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, преследуя при этом цель недопущения недобросовестного обогащения правообладателя".

В отдельных решениях судами предпринималась попытка оценить процент прибыли от реализации товара, который приходится на использование чужого товарного знака, и снизить в зависимости от него размер рассчитываемой по стоимости контрафактных товаров компенсации.

Представляется, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. При использовании конкретных способов расчета компенсации должны учитываться баланс претерпеваемых истцом и ответчиком тягот, связанных с нарушением исключительного права и применением конкретной меры ответственности, наличие в действиях нарушителя умысла, использование правообладателем товарного знака и т.п. В связи с этим у судов должна быть возможность снижать размер компенсации вне зависимости от того, по какому способу она рассчитывается.

Далее – 4.3. Защита прав на коммерческие обозначения, наименования мест происхождения товара и фирменные наименования