Защита брендов: стратегии, системы, методы

Защита брендов

 

Глава 4. Защита бренда от незаконного использования иным лицом

4.1. Неправомерное использование бренда, зарегистрированного в качестве товарного знака

Как было отмечено выше, большинство производителей стремятся установить в отношении своего бренда правовой режим товарных знаков. Соответственно, в тех случаях, когда иное лицо несанкционированно использует чужой бренд, как правило, должно диагностироваться нарушение исключительного права на товарный знак. В данной главе нами будет сделан акцент именно на данном правонарушении. В то же время будет рассмотрена и специфика нарушений прав на иные средства индивидуализации и мер ответственности за них.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ элементами нарушения исключительного права являются:

  • не санкционированное правообладателем использование тождественного (сходного) с его товарным знаком обозначения;
  • однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя;
  • вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.

Следует заметить, что при конструировании данной нормы законодатель смешал причины со следствиями. Однородность товаров (услуг) и тождественность (сходность) знаков выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии последнее должно презюмироваться. Вместе с тем это не значит, что все они являются равноправными элементами правонарушения.

Указание на вероятность смешения появилось в законе неспроста. С позиции частного интереса с ней связано возникновение на стороне правообладателя различных имущественных потерь. С введением в рыночный оборот контрафактных товаров снижается потребительский спрос на товары правообладателя. Используя чужой товарный знак, нарушитель переманивает на свою сторону потребителей оригинального товара. Как следствие, он получает прибыль, на которую мог рассчитывать правообладатель.

Потери правообладателя включают также вознаграждение, которое он мог получить от нарушителя по лицензионному соглашению. За возможность выступать под ширмой чужого бренда предприниматель должен заплатить. Правообладатель вправе рассчитывать на получение прибыли от предоставления доступа к его бренд-активу и связанной с ним клиентской базой, деловой репутацией.

Наконец, вероятны репутационные потери, вызванные смешением. Если потребители при выборе контрафакта действовали под влиянием заблуждения, атрибутируя товары правообладателю, притом что качество таких товаров оказалось низким, деловая репутация (гудвилл) правообладателя пострадает. Правообладателю придется вкладывать средства в новые маркетинговые кампании в целях возвращения доверия потребителей к своему продукту.

Кроме того, с позиции институционального назначения товарных знаков и общественного интереса смешение оригинальных и контрафактных продуктов влечет поражение обозначенных базовых функций товарных знаков: индивидуализирующей и информационной. Использование сходного с товарным знаком обозначения, повлекшее смешение товаров оригинального производителя и нарушителя, приводит к тому, что знак больше не служит верным указателем на источник происхождения товара. Интересы потребителей, связавших с соответствующим обозначением представления о качестве и иных характеристиках товара, могут пострадать.

С другой стороны, если при осуществлении своего бизнеса предприниматель использует сходное с чужим товарным знаком обозначение не в качестве указания на источник происхождения товара, а потому смешения не происходит, нарушение исключительного права отсутствует.

Существует проблема формального подхода российских судов к установлению факта нарушения. Известны случаи, когда правоприменитель руководствовался принципом: сходное с товарным знаком обозначение нанесено на однородный товар - автоматически есть нарушение. При этом он не анализировал последствия использования сходного с товарным знаком обозначения как для потребителей, так и для правообладателя.

Интерес представляет спор по товарному знаку "С ПЫЛУ С ЖАРУ". ООО "Лина" предъявило иск к ООО "Макдональдс" о нарушении его прав на товарный знак "С ПЫЛУ С ЖАРУ", взыскании компенсации в размере 1 млн руб. и запрете ответчику использовать спорное обозначение. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования. Суд признал доказанным тот факт, что ответчик реализует в розничной торговой сети ООО "Макдональдс" товары с размещенной на их упаковке фразой "С ПЫЛУ, С ЖАРУ", отличающейся от товарного знака истца лишь наличием запятой. Товары, предлагаемые истцом и ответчиком, однородны. Вместе с тем суд признал, что "использование фразы "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" на упаковках товаров ответчиком осуществлялось не в целях идентификации с товарами, производимыми истцом, и без намерения использовать товарный знак "С ПЫЛУ С ЖАРУ" для продвижения своего товара на рынок".

Суд также установил, что "на упаковках сандвича "БИГ ТЕЙСТИ", приобретенного представителем истца, помимо фразы "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" имеется сочетание охраняемых элементов в виде стилизованной буквы "М", "ВОТ ЧТО Я ЛЮБЛЮ", "БИГ ТЕЙСТИ", которые служат для индивидуализации товара, являются доминирующими на упаковке. При этом фраза "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" выполнена мелким шрифтом и размещена на боковой стороне упаковки".

Решающее значение при оценке сходства имеет общее впечатление, производимое товарным знаком истца и обозначением, использованным ответчиком. При этом общее впечатление может формироваться любыми особенностями обозначений. "Фраза "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" не выполняет отличительную функцию, присущую товарному знаку... Ввиду высокой различительной способности товарных знаков ответчика данное обозначение не может ассоциироваться у потребителя с другими товарными знаками, с иными производителями и товарами".

Дополнительным аргументом послужил тот факт, что фраза "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" используется ответчиком на упаковке сандвича "БИГ ТЕЙСТИ" с 2008 г., до даты приоритета товарного знака истца.

Апелляция и кассация подтвердили правильность подобного решения. Вместе с тем ВАС РФ отменил решение нижестоящих инстанций. Он удовлетворил иск о запрете ООО "Макдональдс" использовать обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" в части требования о выплате компенсации и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При этом им было отмечено следующее: "Суды необоснованно подвергали оценке размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке обозначений и товарных знаков других правообладателей, поскольку перечисленное не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения.

Таким образом, суды неправильно применили п. 3 ст. 1484 ГК РФ к правоотношениям сторон и устанавливали наличие вероятности смешения используемого ответчиком обозначения, тождественного товарному знаку истца".

При повторном рассмотрении данного дела суд первой инстанции обязал ответчика к выплате компенсации в размере 200 тыс. руб. При этом им было отмечено следующее: "Использованное ответчиком обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" является сходным до степени смешения с товарным знаком... "С ПЫЛУ С ЖАРУ". Однородность товаров, для индивидуализации которых используется обозначение "С ПЫЛУ, С ЖАРУ", ответчиком не оспаривалась". Вместе с тем суд согласился с доводом ответчика о том, что "использование на упаковках товаров обозначения "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" осуществлялось не в целях идентификации с товарами, производимыми истцом, и без намерения использовать товарный знак "С ПЫЛУ С ЖАРУ" для продвижения своего товара на рынок".

Рассматриваемый спор порождает целый ряд вопросов. Прежде всего нетрудно заметить, что риск введения в заблуждение ВАС РФ связал исключительно со случаями использования сходного с товарным знаком, а не тождественного ему обозначения. При этом критерий "вероятность смешения" был рассмотрен не в качестве самостоятельного, а в качестве признака сходства знаков. Кроме того, суд проигнорировал последствия использования сходного с товарным знаком обозначения: могли ли быть введены в заблуждение потребители и, как следствие, был ли причинен вред правообладателю.

Еще парадоксальнее выглядит позиция суда первой инстанции при рассмотрении дела по второму кругу. Признавая действия ответчика нарушением исключительных прав и присуждая компенсацию, он указал, что обозначение не использовалось в качестве указания на источник происхождения товара.

В определенной мере подобные странности правоприменительной практики связаны с несовершенством правового регулирования. В п. 3 ст. 1484 ГК РФ, определившем состав правонарушения, действительно идет речь только о сходных обозначениях. Тождественные знаки при этом не упоминаются. Таким образом, получается, что вероятность смешения как критерий правонарушения предусмотрена исключительно для сходных знаков. Между тем подобный подход не соответствует системному толкованию норм ч. 4 ГК РФ.

Недопустимость использования тождественных обозначений в принципе выводима из п. 1 ст. 1484 ГК РФ. Вместе с тем одной данной нормы недостаточно. Как минимум для установления факта нарушения суды должны использовать установленный в п. 3 указанной статьи критерий однородности товаров. Кроме того, логика положений ч. 4 ГК РФ, раскрывающих сущность исключительных прав, такова, что в одном пункте указывается на исключительный характер использования объекта правообладателем, в другом - на запрет всем иным лицам использовать такой объект.

В этой связи следует признать, что в п. 3 ст. 1484 ГК РФ речь идет о собирательной категории "сходные знаки", которая включает в себя как тождественные, так и "сходные до степени смешения". Вероятность смешения при этом выступает в качестве последствия неправомерного использования товарного знака - необходимого элемента нарушения исключительного права. Здесь, однако, мы снова заходим в определенный терминологический тупик. Понятие "смешение" характеризует как степень схожести товарных знаков, так и негативные последствия деяния. В рассмотренном Постановлении ВАС РФ сконцентрировал внимание на первом значении.

Обратимся к зарубежному законодательству.

В соответствии с абз. 2 § 14 Закона ФРГ "О защите товарных знаков и других обозначений" нарушением исключительного права на товарный знак признается использование в коммерческой деятельности без согласия на то правообладателя:

  • любого обозначения, которое является идентичным товарному знаку и используется в отношении товаров (услуг), идентичных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;
  • любого обозначения, если ввиду тождественности такого обозначения или схожести с товарным знаком и тождественности или схожести маркируемых ими товаров (услуг) существует риск введения потребителей в заблуждение относительно происхождения товара;
  • любого обозначения, которое является идентичным или сходным до степени смешения с товарным знаком в отношении неоднородных товаров (услуг), при условии, что товарный знак обладает значительной деловой репутацией на территории Германии, а нарушитель получает несправедливые преимущества от использования чужого знака.

В США нарушением исключительного права на товарный знак признается его коммерческое использование иным лицом при отсутствии согласия правообладателя, в том числе воспроизведение, копирование, имитация зарегистрированного товарного знака при продаже или рекламе товаров. Необходимым условием признания такого использования нарушением является обман или введение в заблуждение потребителей (§ 1114 Кодекса США (Закон США "О товарных знаках")).

В Законе ФРГ "О защите товарных знаков и других обозначений", таким образом, установлена презумпция, что при тождественности используемого обозначения с товарным знаком и идентичности маркируемых ими товаров (услуг) имеет место нарушение исключительного права. Для тех случаев, когда по одному из данных показателей отсутствует полная тождественность, ключевым критерием нарушения является введение потребителей в заблуждение.

В американском законодательстве критерий заблуждения является ключевым для всех случаев. Остальные обстоятельства, как то: однородность товаров (услуг) истца и ответчика, сила и степень различительной способности знака истца, природа и объем маркируемых знаков товаров, их стоимость, искушенность потребителей товара - рассматриваются лишь в качестве факторов, влияющих на вероятность введения в заблуждение. Ни одно из них не имеет определяющего значения. При этом суды не просто смотрят на товары истца и ответчика со всех сторон, но и анализируют обстоятельства их продажи: цену, упаковку, рекламу и т.п. Вместе с тем наиболее значимыми факторами все равно признаются схожесть знаков, умысел ответчика и фактическое введение в заблуждение.

Как при этом особо подчеркивается в доктрине, при введении в заблуждение имеет место смешение в сознании потребителей источников происхождения товаров. В таком случае несанкционированное использование сходных знаков должно признаваться правомерным, если оно не вводит потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара. Правообладатели должны оставаться терпимыми к такому использованию, даже если верят, что оно причиняет им вред.

При этом интересны сопутствующие замечания американских авторов, сделанные в данном аспекте. Отмечается, что правообладатели, безусловно, заинтересованы в более широкой правовой охране своих товарных знаков. Они предпочли бы полный контроль над своими обозначениями, пресекая абсолютно все попытки несанкционированного использования сходных с ними товарных знаков. Подобному расширению правовой охраны товарного знака соответствовало бы понимание товарного знака как обычного личного имущества (объекта собственности). Вместе с тем доктрина товарных знаков последовательно отрицает подобный подход к раскрытию их сущности.

Данный вывод является одним из аргументов в пользу функциональной легитимации исключительных прав при отказе от естественно-правового понимания их природы, рассматривающего такое право в качестве абсолютного господства субъекта над нематериальными объектами. По всем ключевым параметрам - границам, пределам осуществления, основаниям прекращения - такие права отличаются от исключительных прав на объекты авторского и патентного права. При этом подобные различия не случайны и обусловлены специфическим институциональным назначением прав на такие объекты.

Исключительное право на товарный знак защищается и поддерживается до тех пор, пока речь идет о реализации индивидуализирующей функции. Если отсутствует вероятность смешения товаров (услуг) в силу их неоднородности, то нет необходимости и в обеспечении эксклюзивного использования обозначения конкретным субъектом. С другой стороны, исключительное право на патентоохраняемый объект, служащее стимулированию инновационной деятельности, распространяется на все возможные товары (их производство и реализацию), в которых может быть использован патентоохраняемый объект. Зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение имеет ценность до тех пор, пока выполняет индивидуализирующую функцию. Поэтому при прекращении его использования в предпринимательской деятельности заинтересованный субъект при наличии обозначенных в ст. 1486 ГК РФ условий может добиться прекращения правовой охраны товарного знака. Результаты интеллектуальной деятельности являются ценностью сами по себе. Разработчик в любом случае заслужил поощрение в виде имущественного права. Их последующее неиспользование правообладателем не отменяет сделанного им вклада в научно-техническое развитие.

Реализация индивидуализирующей функции требует эксклюзивного использования товарного знака конкретным субъектом. Связанные с ним общественные интересы носят потребительский, а не пользовательский характер. Отсутствует какая-либо социально-экономическая необходимость в доступе к таким объектам неограниченного круга лиц, в связи с чем в отношении их не предусмотрено случаев свободного использования. В то же время с объектами авторского и патентного права связаны существенные пользовательские интересы: они могут служить решению культурных, просветительских, технических, социальных задач. Поэтому законодатель устанавливает перечень случаев их использования при отсутствии согласия на то правообладателя.

Подобный обзор различий исключительных прав на товарные знаки и объекты патентного и авторского права демонстрирует их функциональную детерминированность. Нельзя игнорировать назначение товарных знаков и при установлении условий нарушения исключительных прав на них. Определение в качестве ключевого критерия последнего введения потребителей в заблуждение соответствует такому подходу.

В споре по товарному знаку "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения не было. Бренд "Макдональдс" является широко известным на территории Российской Федерации. Абсурдна сама по себе мысль о том, что хотя бы один потребитель пришел в сеть ресторанов быстрого питания "Макдональдс", приобрел гамбургер, маркируемый характерной буквой "М" и слоганом "Вот что я люблю", в надежде вкусить продукт компании ООО "Лина". Индивидуализирующая функция товарного знака не пострадала. Интересы потребителей не были нарушены.

Равным образом правообладатель не понес имущественных потерь от использования сходного обозначения. "Макдональдс" выступал под своим брендом. Обратное утверждение противоречит здравому смыслу. Обладатель прав на знаменитый во всем мире бренд как рациональный предприниматель вряд ли будет скрываться за ширмой малоизвестного российского производителя. Нет оснований утверждать, что он переманил к себе потребителей продукции общества "Лина". Взысканная компенсация, таким образом, носила явно штрафной, а не восстановительный характер.

Рассмотренный спор по товарному знаку "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" представляет для нас особый интерес с позиции тех выводов, которые необходимо сделать на основе его анализа. Следует при этом отметить, что вслед за рассмотренным выше Постановлением ВАС РФ были приняты другие интересные решения, в которых возобладал более гибкий подход.

Внимания в рассматриваемом аспекте заслуживает Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 г. по делу № А40-221/2013. Как было установлено судом, ООО "Девелопмент" в период с 29 декабря 2009 г. по 3 марта 2010 г. являлось правообладателем товарного знака "Мы всегда рядом" в отношении части услуг 36-го класса МКТУ. ОАО "Сбербанк России" в течение длительного времени, в том числе в период до 2 марта 2010 г., использовало на вывесках, печатной продукции, сайте в сети Интернет слоган "Всегда рядом", размещенный в нижнем правом углу логотипа и сходный до степени смешения с товарным знаком истца.

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требований истца. В числе прочего они указали на недоказанность угрозы смешения обозначения ответчика с товарным знаком истца по причине неиспользования последним указанного товарного знака. Кроме того, было отмечено, что словесное обозначение "Всегда рядом", используемое ответчиком для индивидуализации предоставляемых услуг, не является самостоятельным, а представляет собой единую комбинацию "Сбербанк. Всегда рядом", которая, в свою очередь, состоит из логотипа, общеизвестного товарного знака ответчика, его эмблемы, фирменного наименования и слогана "Всегда рядом". Таким образом, суды пришли к выводу, что использование чужого товарного знака вместе с собственным широко известным обозначением не вводит потребителей в заблуждение, а потому не образует нарушения. Подобная логика представляется правильной. Действительно, вряд ли хотя бы один потребитель пойдет в Сбербанк в надежде получить финансовые услуги ООО "Девелопмент". Сбербанк действует под своим брендом.

В российском правопорядке только начинает формироваться понимание того, что не во всех случаях нанесение сходного с товарным знаком обозначения на однородный с тем, в отношении которого зарегистрирован знак, продукт образует нарушение. В западных правопорядках давно сложилась практика отказа в удовлетворении требования о нарушении прав в случаях использования товарного знака без целей указания на источник происхождения товара. Так, например, в деле Trebor Bassett Ltd. v. The Football Association суд отказал признать нарушением производство и продажу ответчиком карточек с фотографиями футболистов, на форме которых размещен герб команды - зарегистрированный товарный знак. Суд признал, что в данном случае речь не идет об использовании товарного знака как средства индивидуализации товара.

В другом деле суд постановил, что использование товарного знака - имени Bon Jovi на упаковке CD-диска не образует нарушения, потому что потребители, очевидно, будут считать, что данное обозначение относится к содержанию диска, а не к источнику его происхождения.

Добросовестность, невиновность при использовании чужого товарного знака

Российские суды иногда освобождают от ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак лиц, использующих чужое обозначение невиновно, добросовестно. В первом приближении подобная практика может показаться справедливой. Между тем на самом деле все обстоит иным образом: она противоречит как формально-правовым установлениям, так и функциональному подходу к товарным знакам.

Обратимся к конкретному примеру. ООО "Устьянский ликероводочный завод" подало иск к ИП Л. и ООО "Русский Север" о взыскании солидарно 29 651 742 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака "Устьяночка" по свидетельству Российской Федерации. Завод и предприниматель заключили договор об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак. Впоследствии предприниматель (лицензиар) и общество "Русский Север" (лицензиат) заключили лицензионный договор, в соответствии которым лицензиар предоставил лицензиату право на использование указанного товарного знака для маркировки алкогольной продукции.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) завода суд по заявлению конкурсного управляющего признал договор отчуждения исключительного права недействительным. После того как завод был восстановлен в правах на товарный знак, он обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с указанных лиц солидарно 29 651 742 руб. компенсации (рассчитывалась на основе подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требования. Они исходили из следующего. Действия ответчиков по использованию товарного знака до признания договоров недействительными не являются виновным нарушением исключительного права истца на товарный знак, в связи с чем к ним не может быть применена ответственность в виде компенсации за незаконное использование товарного знака. Применение к нарушителю мер гражданско-правовой ответственности в виде компенсации возможно при доказанности факта нарушения и, соответственно, наличии вины нарушителя в смысле приведенных положений. ВС РФ отказал в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Сходная позиция была отражена и в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 1 октября 2015 г. по делу № А40-190488/2014.

Начнем с формально-юридических аргументов. По общему правилу ответственность за нарушение интеллектуальных прав наступает на началах вины. Вместе с тем ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, учитывая, что такое нарушение имеет место при осуществлении предпринимательской деятельности ответчика, будет наступать и в отсутствие вины в его действиях. Раньше к такому выводу можно было прийти на основе п. 3 ст. 401 ГК РФ. Новая редакция п. 3 ст. 1250 ГК РФ прямо предусмотрела, что меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя.

Противоречит виновная ответственность за нарушение прав на товарный знак и функциональному назначению последних. Как справедливо было отмечено в американской судебной практике, "ссылка на добросовестность не может служить защите интересов ответчика в споре о нарушении исключительного права. Причины очевидны: если потенциальные потребители введены в заблуждение, никакая добросовестность не способна минимизировать негативные последствия". "Умысел предполагаемого нарушителя вызвать смешение между собственными товарами и товарами (услугами) правообладателя определяет введение потребителей в заблуждение; вместе с тем он не является необходимым условием для признания действий ответчика нарушением прав на товарный знак".

Действительно, для поражения индивидуализирующей функции товарного знака и, соответственно, нарушения потребительских интересов не имеет значения, намеренно ли предприниматель использовал чужой товарный знак или он по каким-либо причинам заблуждался в правомерности своих действий. В такой ситуации, хотел он того или нет, нарушитель выступал под ширмой правообладателя, использовал чужой актив. Должна действовать общая презумпция, составляющая основу системы правовой охраны товарных знаков: правообладатель от использования иным лицом его товарного знака понес имущественные потери, а нарушитель, напротив, получил несправедливую прибыль. Совокупность данных обстоятельств определяет необходимость взыскания компенсации.

Правообладателю необходимо также учитывать, что производство контрафактных товаров с его вводом в гражданский оборот и последующая реализация представляют собой самостоятельные нарушения исключительных прав. Таким образом, он может подать иск о нарушении и взыскании компенсации как к изготовителю товара, так и к его розничному продавцу. Соответственно, как отмечается в судебной практике, установление изготовителя товара не является самостоятельным основанием для отказа в иске, предъявленном к продавцу контрафактной продукции. Равным образом как не может такой продавец ссылаться и на незнание того факта, что ему был поставлен для реализации контрафактный товар.

Далее – 4.2. Меры защиты брендов, зарегистрированных в качестве товарных знаков