Защита брендов: стратегии, системы, методы

Защита брендов

 

Выбор правовых механизмов защиты бренда от регистрации сходных товарных знаков зависит от правового режима бренда: пользуется ли он правовой охраной в качестве средства индивидуализации или нет.

Рассмотрим обе обозначенные ситуации.

1. Бренд пользуется правовой охраной как товарный знак или иное средство индивидуализации.

В данном случае действует принцип старшинства прав: если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Важно учитывать, что для каждого средства индивидуализации применяется определенный порядок признания приоритета исключительного права. Для товарных знаков значение имеет первенство при госрегистрации. Для коммерческого обозначения - момент начала фактического использования такого обозначения. Размещение вывески со спорным обозначением, внутренние документы организации об утверждении обозначения в качестве коммерческого, договоры, которые не свидетельствуют о непосредственном широком использовании обозначения на определенной территории, нельзя признать достаточными для возникновения права на коммерческое обозначение. Необходимо, чтобы употребление коммерческого обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия было достаточно известным в пределах определенной территории.

Не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение, которое:

  • тождественно или сходно до степени смешения с ранее заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров (услуг) обозначениями других лиц;
  • тождественно или сходно до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в России в отношении однородных товаров (услуг);
  • тождественно или сходно до степени смешения с товарными знаками других лиц, признанных в установленном (Роспатентом) порядке общеизвестными в отношении однородных товаров;
  • тождественно или сходно с охраняемыми в Российской Федерации и используемыми в однородной деятельности фирменным наименованием, коммерческим обозначением, права на которые в России возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Установление подобных оснований для отказа в регистрации товарного знака служит двум целям. С одной стороны, обеспечиваются права и интересы обладателя старшего обозначения. При появлении на соответствующем рынке производителя, использующего для индивидуализации своих товаров (услуг) сходное обозначение, для такого субъекта создается риск имущественных потерь. Часть потребителей может переключиться на товары последователя, не разобравшись в истинном источнике их происхождения. Если при этом такие товары окажутся ненадлежащего качества, то первоначальный правообладатель понес еще и репутационные потери. Одной потенциальной возможности наступления подобных последствий при этом достаточно.

С другой стороны, обеспечивается потребительский интерес при последовательной поддержке индивидуализирующей функции товарного знака, коммерческих обозначений и фирменных наименований. Использование сходных обозначений может привести к введению потребителей в заблуждение, повышению издержек, связанных с осуществлением потребительского выбора.

Для проявления подобных дисфункций важно, чтобы обладателем старшего средства индивидуализации производились однородные с заявителем товары (услуги). Таким образом, критерий однородности является обязательным требованием для отказа в регистрации товарного знака по причине столкновения заявки с правами иных лиц на средства индивидуализации. Исключение составляют общеизвестные товарные знаки. Их правовая охрана распространяется в том числе на неоднородные товары (услуги). При этом противопоставленные товарному знаку средства индивидуализации должны быть с ним тождественными или сходными до степени смешения. Особенности правовой охраны подобного рода знаков будут рассмотрены нами в отдельной главе.

Обозначение считается тождественным с другим, если они совпадают во всех элементах. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. Сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым.

2. Бренд не получил правовой охраны в качестве средства индивидуализации на территории Российской Федерации.

Данная ситуация является более сложной, чем предыдущая, а потому заслуживает более подробного рассмотрения. Российское законодательство и судебная практика предоставляют обладателям бренда две возможности пресечь попытки иного лица зарегистрировать схожий с их брендом товарный знак:

  • через подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК (как обозначения, способные ввести в заблуждение относительно изготовителя товара);
  • через институты злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции.

Рассмотрим данные возможности. Следует начать с того, что до сих пор у правоприменителей не сложилось четкого понимания условий, при которых в регистрации товарного знака может быть отказано по каждому из данных оснований. Заявители же, как правило, для большей убедительности ссылаются и на введение в заблуждение, и на злоупотребление правом и недобросовестную конкуренцию.

В ноябре 2015 г. на обсуждение Научно-консультативного совета СИП был вынесен вопрос: совокупность каких именно обстоятельств должна быть основанием для применения подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, если соответствующее обозначение ранее использовалось иным субъектом?

В проекте справки СИП было предложено следующее решение. Сам по себе факт использования обозначения новым производителем до даты подачи заявки на товарный знак не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение. Необходимо наличие двух условий:

  • введение товаров со сходным обозначением иным производителем в гражданский оборот;
  • возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром, маркированным соответствующим знаком, и предшествующим производителем.

Оправданность второго критерия была поддержана преобладающим большинством членов Научно-консультативного совета. В отношении обязательности первого критерия были высказаны сомнения.

Так, по мнению В. Калятина, "наличие использования... и обязательность установления этого факта не являются важными... потому что введение в заблуждение может быть связано с разными обстоятельствами, а не только с тем, что мы будем ассоциировать с данными товарами после предыдущего производителя".

В. Старженецкий в своем письменном отзыве также констатировал, что существенными в сложившейся ситуации являются наличие стойкой ассоциативной связи между товаром и старым производителем и ложный характер данной связи, который возник бы в случае использования знака новым производителем; доказывание же прочих фактов не является обязательным.

С точкой зрения, высказанной в отношении первого критерия, следует согласиться: названный критерий должен обладать вспомогательным значением. Введение в оборот товаров, маркированных спорным обозначением, иным производителем - важный фактор формирования у потребителей представлений, ассоциаций, связанных с товарным знаком. Если производитель только намеревался выйти на рынок с соответствующим продуктом, у потребителей не могли сформироваться устойчивые представления о характеристиках маркируемого товара. Правда, этот вывод не стоит абсолютизировать. Возможны ситуации, когда товар приобрел достаточную известность еще до его введения в оборот на территории Российской Федерации. Например, изначальным производителем была проведена масштабная маркетинговая кампания, анонсирующая появление в скором времени нового товара, либо речь идет о товаре, активно реализуемом в зарубежных странах (при условии, что информация о нем регулярно доходит до российских потребителей). В таком случае критерием введения товара в оборот приходится пренебречь.

Что касается второго критерия - возникновения ассоциативной связи между товаром, маркированным соответствующим знаком, и предшествовавшим, то и с ним, несмотря на его безоговорочное принятие правоведами, нельзя согласиться в полной мере.

Ассоциация - это возникающая в процессе мышления между элементами психики связь, в результате которой появление одного элемента при определенных условиях вызывает образ другого. Столкнувшись с неким известным обозначением, нанесенным на отличающиеся товары, потребители могут не атрибутировать такие товары их общепризнанному производителю, хотя ассоциации с его товарами у них все равно возникнут. Представим гипотетически, что на регистрацию заявлено обозначение, тождественное известному в мире бренду модной одежды (но не зарегистрированному в России), в отношении ресторанов, кафе, ночных клубов. При использовании такого обозначения на вывеске ресторана у большинства потребителей вряд ли сформируется представление о том, что услуги им оказывает сам модный дом. Однако в любом случае у них возникнут ассоциации с известным брендом. Проще говоря, возникновение ассоциации с иным производителем не всегда предполагает введение потребителя в заблуждение.

Примечательно, что в зарубежной практике (в частности, немецкой и американской) создание ассоциаций и введение потребителей в заблуждение при использовании чужого товарного знака рассматриваются в качестве конституирующих элементов двух различных нарушений: размывания товарного знака (trademark dilution) и традиционного нарушения исключительного права.

Можно подойти к данному вопросу и с несколько иной точки зрения. Согласно п. 6 ст. 1483 ГК РФ ранее зарегистрированный товарный знак не позволяет регистрировать тождественные ему (сходные до степени смешения) обозначения только в отношении однородных товаров. Речь идет о ситуации, когда товары первого производителя потенциально могут быть перепутаны потребителями с товарами второго: потребитель приобретает товар компании "A", полагая, что это товар компании "B". Критерий ассоциативной связи позволяет применить запрет к более широкому спектру случаев. Достаточно лишь, чтобы при приобретении товара "A" в сознании потребителей возникал образ товара "B". При этом о смешении товаров (например, при их принципиальной разнородности) в таких обстоятельствах речи может и не идти.

Таким образом, получается, что в конкретных ситуациях защита интересов лица, использовавшего незарегистрированное обозначение, окажется шире, чем защита интересов правообладателя старшего товарного знака, что недопустимо, поскольку может привести к фактическому отказу от регистрационной системы правовой охраны товарных знаков.

Критерий ассоциативной связи обсуждался Научно-консультативным советом СИП неспроста. Он был обозначен еще в упомянутых Рекомендациях Роспатента относительно применения п. 3 ст. 1483 ГК РФ: обозначения, способные к введению потребителей в заблуждение, порождают у потребителей через ассоциации неверные представления о характеристиках товаров. Представляется, однако, что при введении данного критерия Роспатент подразумевал иные ситуации, не связанные с использованием товарного знака другим производителем.

Ссылка на ассоциативность служит разграничению обозначений ложных и способных ввести в заблуждение. Ложные обозначения содержат элементы, напрямую указывающие на не соответствующие действительности характеристики товара (услуги), в то время как способные ввести в заблуждение знаки заключают в себе лишь намеки, элементы, которые только посредством дополнительных домысливаний (характерных для большинства потребителей), ассоциаций сообщают потребителям ложную информацию о товаре или его изготовителе. Причем подразумевается, что подобные ассоциации должны вызывать сами по себе элементы товарного знака. Роспатент специально указал, что речь идет об описательных элементах товарного знака. Иными словами, заявленное обозначение (независимо от его использования иными лицами) должно обладать дескриптивным характером по отношению к товару или его производителю. Для ложных обозначений такие смыслы характерны сами по себе. Знаки, способные к введению в заблуждение, приобретают указанное значение посредством ассоциаций.

При предшествующем использовании обозначения иным производителем введение потребителей в заблуждение произойдет тогда, когда товары заявителя подменяются (в сознании потребителей) товарами иного производителя. Речь здесь идет не об ассоциациях, а о перенесении представлений о характеристиках товаров одного производителя на товары другого.

Опираясь на приведенные выводы, необходимо констатировать, что на сегодня подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ применяется в отношении принципиально разнородных ситуаций. В первой - способность обозначения к введению в заблуждение определяет его дескриптивное значение, сформированное через ассоциации потребителей. Во второй - с использованием обозначения иным лицом до подачи заявки на регистрацию. Из данного утверждения потенциально выводимы два альтернативных следствия:

  • на уровне судебной практики достаточно нюансировать условия применения к каждой из названных ситуаций (главным образом предшествующего использования) подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ;
  • предшествующее использование должно быть выведено из-под регулирующего воздействия анализируемой нормы. Регистрацию товарного знака следует оспаривать по другому основанию (злоупотребление правом).

Оба обозначенных варианта будут рассмотрены далее. Особый акцент при этом будет сделан на неопределенности по поводу соотношения таких оснований для оспаривания регистрации товарного знака, как способность обозначения вводить в заблуждение и злоупотребление правом.

По поводу возможных дополнительных условий для применения подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ к ситуациям предшествующего использования обозначения иным лицом необходимо заметить следующее. Как было указано, данная норма служит главным образом обеспечению интересов потребителей, которые могут быть нарушены, только если заявленное обозначение стало широко известным потребителям в отношении товаров иного производителя. В других обстоятельствах потребители будут атрибутировать появившиеся на рынке товары заявителю и введения в заблуждение не произойдет. Очевидно, что одного факта предшествующего использования в таком случае недостаточно. Необходимо, чтобы с обозначением были связаны положительная репутация изначального производителя, устойчивые представления потребителей о характеристиках маркируемых данным брендом товаров. Должен присутствовать реальный риск подмены товаров изначального производителя товарами заявителя, экстраполяции характеристик первых на последние. И совершенно необязательно, чтобы потребитель знал точное наименование изготовителя товара. Важно, чтобы фактически он связывал обозначение с товарами иного субъекта, а не заявителя. Для этого необходимо, чтобы заявка была подана в отношении товаров (услуг), однородных с теми, в отношении которых ранее использовалось соответствующее обозначение.

Следует подчеркнуть, что в описанном контексте имеется в виду именно средний современный российский потребитель. Иными словами, риск введения в заблуждение должен возникать для преобладающего большинства адресатов товара соответствующего вида.

В рассматриваемом аспекте интерес представляет Постановление Президиума СИП от 22 апреля 2016 г. № С01-133/2016. Роспатент отказал обществу "Сансерите" в регистрации в качестве товарного знака обозначения "САНСЕРИТЕ SINCERITE" в отношении товаров 33-го (алкогольные напитки) и части услуг 35-го классов МКТУ по п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

Общество обратилось в СИП с требованием признать решение административного органа недействительным. Суды первой и кассационной инстанций согласились с Роспатентом. Свое решение они основывали на доступной в Интернете информации о французской компании - известном в мире производителе вина, в товарной линейке которой имеется вино, маркированное обозначением SINCERITE. Продукция названной компании присутствует на российском рынке. По мнению СИП, регистрация товарного знака на имя общества "Сансерите", являющегося российским юридическим лицом, не имеющим отношения к указанному производителю вин, способна ввести потребителей в заблуждение относительно производителя вина, что не соответствует требованиям п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

Весьма показательно, что к анализируемому Постановлению было представлено особое мнение судьи В. Корнеева, в котором он поставил под сомнение обозначенную логику Президиума СИП.

Судья обратил внимание, в частности, на следующие обстоятельства:

  • ссылки, приведенные Роспатентом, свидетельствуют об использовании французской компанией обозначения SINCERITE в англоязычном сегменте сети Интернет, не предназначенном для российских потребителей. Они не подтверждают знание российским потребителем соответствующего обозначения;
  • не установлено, используется ли обозначение SINCERITE французской компанией на территории Российской Федерации;
  • при утверждении о том, что продукция данного производителя представлена в том числе на российском рынке, отсутствует информация о том, маркируется ли она спорным обозначением.

При этом к числу обстоятельств, подлежащих рассмотрению при оценке способности обозначения к введению среднего потребителя в заблуждение, В. Корнеев отнес, во-первых, факт использования иным субъектом конкретного обозначения в РФ, а во-вторых, как минимум известность используемого обозначения среднему российскому потребителю. При этом он уточнил, что, если конкретное обозначение не используется в Российской Федерации, оно должно применяться на территории иных государств таким образом, чтобы быть известным среднему российскому потребителю.

С позиции сделанных ранее выводов относительно сущности обозначений, способных ввести потребителей в заблуждение, критерии и общий подход, сформулированный в особом мнении, видятся более правильными. В данном случае важно было установить, что обозначение "САНСЕРИТЕ" известно среднему потребителю алкогольной продукции в России, а не нескольким посетителям англоязычного сайта; доказать наличие реального риска перенесения характеристик товара французской компании. Представляется, что судом был снижен необходимый стандарт доказывания по делам об отказе в регистрации обозначения, способного вводить потребителей в заблуждение.

В связи с рассмотренными условиями признания обозначения в качестве способного ввести потребителя в заблуждение возникают новые вопросы. Если исходить из того, что такое обозначение было широко известным потребителям, можно предположить, что и заявитель знал о нем и факте его использования и что он выбрал такое обозначение неспроста. Вероятнее всего, он преследовал ненадлежащие цели: паразитирования на чужой репутации, последующей продажи товарного знака. Вопрос состоит в том, как в данной ситуации разграничивать два основания для оспаривания регистрации товарного знака - способность введения потребителей в заблуждение и злоупотребление правом.

Начнем с очевидного различия. Способность к введению потребителей в заблуждение служит основанием для отказа в регистрации товарного знака Роспатентом, злоупотребление правом - нет. Последнее может быть лишь основанием для оспаривания правовой охраны товарного знака в суде. Роспатент не оценивает действия заявителя с позиции злоупотребления правом. Как справедливо было отмечено В. Байбаком, "у административного органа нет ни полномочий, ни должной квалификации для рассмотрения вопроса о злоупотреблении исключительным правом".

Между тем данное различие не снимает проблемы соотношения указанных институтов. Существенная часть дел об оспаривании решений Роспатента о регистрации или отказе в регистрации товарного знака в конечном итоге попадают на рассмотрение СИП. И у суда появляется возможность выбора: признать регистрацию недействительной на основании подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ и (или) по причине злоупотребления правом (при условии, что суды вправе применять ст. 10 ГК РФ по собственному усмотрению, даже без ссылки на нее участников спора). Допустимо ли одновременное применение обеих норм?

Интерес в рассматриваемом аспекте представляет Постановление Президиума СИП от 11 апреля 2016 г. по делу № СИП-379/2015.

На имя ИП К. был зарегистрирован товарный знак со словесным элементом plak в отношении товаров 3-го и услуг 35-го классов МКТУ. Возражения на регистрацию были поданы компанией АТАС С. Р. Л./ATAS S. R. L. (далее - компания) - правообладателем товарного знака PLAK на территории Италии (дата приоритета - 14.06.2001), зарегистрированного в отношении 3-го класса МКТУ. Агентом компании на территории России, осуществляющим эксклюзивную продажу маркированного обозначением продукта, являлось общество "Интеравтоопт", руководителем и учредителем которого и был заявитель - ИП К.

По мнению компании, предоставление правовой охраны товарному знаку противоречило требованиям, установленным подп. 5 п. 2 ст. 1512 и подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Роспатент тем не менее в удовлетворении возражений отказал, приняв во внимание предоставленное заявителем информационное письмо, составленное на бланке компании, согласно которому продукция под торговой маркой plak производится специально по заказу предпринимателя.

Компания обратилась в суд. Суды первой и кассационной инстанций признали оспариваемый ненормативный правовой акт недействительным. Нормативными основаниями послужили ст. 6.sep., ст. 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г., далее - Парижская конвенция) (запрет на регистрацию знака на агента), ст. 10, подп. 5 п. 2 ст. 1512, подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Регистрация товарного знака была признана недействительной по совокупности причин: недобросовестная конкуренция, введение потребителей в заблуждение, регистрация товарного знака на агента, злоупотребление правом.

Введение потребителей в заблуждение, по мнению суда, доказывает уведомление Роспатента о результатах проверки заявленного обозначения, в котором утверждается, что при регистрации этого обозначения на имя предпринимателя потребители будут введены в заблуждение относительно действительного изготовителя товаров, страны их происхождения. Роспатент, в частности, сообщал, что обозначение воспроизводит наименование серии моющих средств PLAK, используемых для чистки и мытья транспортных средств, производителем которых является компания.

О злоупотреблении правом, как указал суд, свидетельствовал тот факт, что заявителю было доподлинно известно, что третье лицо на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовало соответствующее обозначение для индивидуализации производимых им товаров, а также то, что обозначение приобрело известность у потребителей. Было подчеркнуто, что реализация самим предпринимателем именно этих товаров - аргумент в пользу того, что, приобретая исключительное право на товарный знак, предприниматель имел намерение воспользоваться репутацией и узнаваемостью обозначения. В чем проявилась недобросовестная конкуренция, суд должным образом не пояснил.

Как было отмечено, о введении потребителей в заблуждение при регистрации товарного знака можно говорить лишь при возникновении риска смешения товаров заявителя с товарами лица, ранее использовавшего спорное обозначение; при подмене одних другими и, как следствие, обмане ожиданий потребителей относительно качества товаров. Вместе с тем суд установил, что сам ИП никаких товаров не производил и, по всей видимости, не собирался, он был агентом компании. Потребителям он предлагал не собственные товары, а товары оригинального производителя. В данном случае перенесения характеристик одного товара на другой не происходит. Независимо от того, кто обозначен правообладателем товарного знака, потребители продолжают получать товары из одного и того же источника. Потребительские интересы, на обеспечение которых направлена норма п. 3 ст. 1483 ГК РФ, в таком случае не страдают.

Регистрация товарного знака на агента влечет нарушение интересов оригинального производителя, а также потенциальных конкурентов заявителя - иных вероятных импортеров оригинального товара. Она нацелена на получение заявителем несправедливых выгод и преимуществ. К последним относится в том числе сохранение статуса эксклюзивного продавца товара на территории соответствующего государства. Заявитель получает возможность блокировать выход на рынок как самого оригинального производителя (продажу им товаров через собственные представительства и филиалы), так и иных импортеров. Кроме того, он рассчитывает на выгодную продажу зарегистрированного товарного знака, в частности, оригинальному производителю.

Таким образом, действия заявителя являются недобросовестными, подпадающими как под общий запрет на злоупотребление правом, так и специальный - установленный подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. При этом в их квалификации по п. 3 ст. 1483 ГК РФ нет необходимости. Установленные обстоятельства дела, имеющиеся доказательства не позволяют говорить о введении потребителей в заблуждение. Под сомнение можно поставить и необходимость применения общего запрета - ст. 10 ГК РФ при наличии специального правила подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. Согласно данной норме регистрация товарного знака на имя агента подлежит оспариванию в случае нарушения положений Парижской конвенции. В ст. 6-sep. Парижской конвенции, в свою очередь, установлена возможность оспаривания регистрации товарного знака на агента при отсутствии согласия на то правообладателя. Исследования дополнительных обстоятельств в таком случае не требуется. Между тем согласно ст. 6-sep. Парижской конвенции агент правомочен представить доказательства, оправдывающие его действия, с тем чтобы изначально пресечь подобные попытки, оригинальный производитель может обосновать недобросовестность действий агента.

С позиции теории злоупотребления гражданскими правами п. 3 ст. 1483 и ст. 10 ГК РФ не могут одновременно применяться при оспаривании правовой охраны товарного знака. Под злоупотреблением правом понимается особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении принадлежащего ему права, связанный с использованием недозволенных конкретных форм поведения в рамках дозволенного общего типа поведения.

Выделяются в том числе следующие конституирующие признаки такого правонарушения: 1) несоответствие конкретной формы осуществления субъективного права цели, в которой субъективное гражданское право предоставляется участникам соответствующих гражданских правоотношений; 2) лицо, допустившее злоупотребление, является обладателем субъективного гражданского права.

Способность обозначения ввести потребителей в заблуждение служит абсолютным основанием для отказа в регистрации товарного знака. Регистрация такого обозначения изначально исключена из "дозволенного общего типа поведения". Проще говоря, у субъекта нет права зарегистрировать соответствующее обозначение. Следовательно, при регистрации не происходит реализации субъективного права, а значит, и злоупотребления им. Отсутствуют оба обозначенных условия. Заявитель в данном случае действует не как обладатель субъективного гражданского права, он выходит за пределы дозволенного общего типа поведения.

Установленная в ст. 10 ГК РФ генеральная клаузула должна применяться тогда, когда отсутствует нарушение специального запрета. В случае с регистрацией товарного знака институт злоупотребления правом призван служить аннулированию регистрации товарного знака, которая отвечает формальным требованиям ст. 1483 ГК РФ, но совершается в целях, противоречащих институциональному назначению товарного знака.

Как в таком случае подходить к разграничению п. 3 ст. 1483 и ст. 10 ГК РФ в качестве оснований для аннулирования регистрации товарного знака в ситуации использования заявленного обозначения иным лицом?

Ответ на данный вопрос получаем из предшествующих выводов. Обозначение может быть квалифицировано в качестве способного ввести в заблуждение лишь при наличии реального риска смешения товаров первоначального производителя и заявителя, восприятии средним потребителем товаров заявителя в качестве товаров иного производителя с присущими последним свойствами и характеристиками. Если какое-либо условие отсутствует, а заявитель подал заявку в целях, противоречащих назначению товарных знаков, есть основания для обсуждения злоупотребления правом. Ключевым здесь становится критерий цели: заявителю известно об использовании спорного обозначения иным лицом и при регистрации его в качестве товарного знака он рассчитывает на получение несправедливых преимуществ. Если в первом случае регистрация товарного знака нарушает главным образом общественный потребительский интерес, то во втором во главу угла ставится нарушенный интерес оригинального производителя.

К чистому злоупотреблению правом при регистрации товарного знака, в соответствии с данными критериями, относятся следующие ситуации.

1. Регистрация в качестве товарного знака в отношении одних классов товаров обозначения, которое стало известным применительно к другим классам товаров (может быть даже зарегистрировано в качестве товарного знака по данным классам) в целях паразитирования на репутации указанного обозначения.

В таком случае подмены товаров (услуг) оригинального производителя и заявителя зачастую не происходит. Потребители способны в полной мере отдавать себе отчет в том, что товары (услуги) подменившего производителя не имеют ничего общего с первоначальным производителем, но сходный с известным обозначением товарный знак обращает на себя внимание потребителей. Не вкладывая существенных средств в маркетинговую кампанию, заявитель использует положительный имидж чужого бренда.

2. Регистрация в качестве товарного знака используемого иным субъектом обозначения, обладающего положительной репутацией, известностью у определенной группы потребителей. При этом массовым потребителям оно неизвестно. Как и в первом случае, целью заявителя является паразитирование на репутации, имидже иного производителя.

Речь в данном случае может идти, например, об обозначениях элитных разновидностей товаров. В массовом сегменте подобные продукты не представлены, реклама такого товара не обращена к среднему потребителю.

Интересно в рассматриваемом аспекте Постановление СИП от 3 июня 2016 г. № С01-405/2016 по делу № СИП-720/2015. Роспатент отказал ООО "Александровы погреба" в регистрации товарного знака Bucephal в отношении товаров 32-го и 33-го классов МКТУ. Им было установлено наличие высокой степени сходства заявленного обозначения с обозначением BUCEPHALUS, которым маркируется алкогольная продукция (вино), производимая винодельней Black Stallion Winery, принадлежащей крупной американской компании Delicato Family Vineyards (далее - компания). Заявитель оспорил данное решение.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что незначительность ввозимых на территорию РФ партий товара, маркированного противопоставленным обозначением, не может свидетельствовать о возникновении какой-либо ассоциативной связи у российских потребителей товара (вина) с его изготовителем (компанией). Поэтому вывод Роспатента об отказе в удовлетворении возражения по подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ недостаточно мотивирован.

Вместе с тем в удовлетворении заявленных требований суд отказал. Основанием послужил тот факт, что ООО "Александровы погреба", подав заявку на регистрацию спорного обозначения, в том числе в отношении товара "вино", пыталось получить незаслуженные преимущества за счет уже существующего бренда элитного вина и возможность воспрепятствовать введению в гражданский оборот на территории РФ этого товара, имеющего сходное до степени смешения наименование, а такие действия запрещены ст. 10.bis Парижской конвенции.

Президиум СИП поддержал решение первой инстанции, он последовательно разграничил ситуации регистрации товарного знака, способного ввести потребителей в заблуждение, и злоупотребления правом заявителя. Как отметил СИП, "одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность у целевой аудитории потребителей.

При этом хозяйствующий субъект, совершая акт недобросовестной конкуренции, может преследовать цель несмешения своих товаров, маркированных спорным обозначением, с товарами другого лица, а использовать известность производимых им товаров и средств их индивидуализации для того, чтобы привлечь внимание к собственным товарам или оказываемым услугам".

Обращаясь к обстоятельствам спора, СИП отметил, что компания является известным мировым производителем алкогольной продукции (вина), в ее товарной линейке имеется вино премиум-класса с наименованием BUCEPHALUS, которое ввозилось (хотя и в небольших количествах) в том числе на территорию Российской Федерации. Компания является правообладателем товарного знака BUCEPHALUS, зарегистрированного в отношении товара "вино" в США, странах Европейского союза, Австралии, Японии.

Установив информированность общества "Александровы погреба" об оригинальном производителе и его товарах, суд пришел к верному выводу о том, что общество, подавая заявку на регистрацию товарного знака, выбрало обозначение Bucephal не случайно. Целью государственной регистрации спорного товарного знака было получение обществом необоснованных преимуществ за счет уже существующего бренда элитных алкогольных напитков. Судом при формировании данного вывода были учтены следующие обстоятельства:

  • заявитель является участником рынка алкогольной продукции, на котором присутствует и продукция компании;
  • заявка подана обществом именно в отношении того товара (вино), для которого используется противопоставленное обозначение;
  • указанное обозначение использовалось компанией задолго до даты подачи обществом заявки на регистрацию товарного знака, в том числе и на территории Российской Федерации (в небольших количествах, учитывая ценовой сегмент);
  • ООО не привело убедительных аргументов относительно выбора обозначения, заявленного им на регистрацию, в частности, в отношении вина.

3. Регистрация обозначения, использованного иным субъектом, в целях блокирования, воспрепятствования бизнесу этого субъекта.

Речь идет об обозначениях, используемых иными субъектами до регистрации товарного знака, которые, однако, не приобрели известности у потребителей. Введение потребителей в заблуждение регистрацией обозначения на заявителя в указанной ситуации исключено. Для квалификации упомянутой регистрации в качестве злоупотребления правом должно быть установлено прежде всего, что заявителю было известно об использовании обозначения иным лицом и что он действовал в недобросовестных целях. Как правило, в такой ситуации между первоначальным пользователем и заявителем до регистрации товарного знака существовали какие-либо правоотношения, конфликт интересов. Права на товарный знак служат в рассматриваемом случае средством воздействия на оппонента, нарушения его интересов, получения преимущества в переговорном процессе и т.п.

В рассматриваемом аспекте заслуживает внимания Постановление СИП от 26 декабря 2013 г. № С01-262/2013 по делу № А60-41938/2012 по спору о товарном знаке Do-Up. Истец - обладатель прав на товарный знак Do-Up в отношении товаров 41-го класса - обратился в суд с иском к Ш. и ООО "ДУ-АП" о нарушении его исключительных прав путем использования тождественного товарному знаку обозначения в фирменном наименовании, доменном имени и других способах адресации, на документации, связанной с оказанием услуг, для индивидуализации музыкальной группы.

Как было установлено судами трех инстанций, на момент обращения истца в Роспатент с заявкой о регистрации обозначения (21 декабря 2009 года) данным обозначением пользовался не только истец, но и иные лица, являвшиеся участниками музыкальных коллективов с соответствующим наименованием, начиная с конца 2005 года. При этом Ш., О., З., А., С. начали пользоваться им раньше, чем остальные участники музыкальной группы, сформированной летом 2006 г.

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требований истца с мотивировкой: "Истцом была подана заявка на регистрацию на свое имя в качестве товарного знака обозначения, которое на протяжении длительного времени (с конца 2005 г. по дату подачи заявки) использовалось для индивидуализации однородных услуг и иными лицами и имело известность в пределах определенной группы потребителей таких услуг".

Как было констатировано судом кассационной инстанции, "действия истца по регистрации обозначения Do-Up в качестве товарного знака являются злоупотреблением правом; регистрация товарного знака Do-Up только на одно лицо непосредственно нарушает права и законные интересы других лиц, которые пользовались данным обозначением на протяжении почти четырех лет коллективно".

В описанном споре цель истца блокировать бизнес-конкурентов соседствовала с целью обеспечить собственное исключительное использование спорного обозначения. В данном случае заведомая недобросовестность как стержневой элемент злоупотребления правом проявляется не в том, что правообладатель пытается завладеть чужой деловой репутацией, а в том, что он умышленно создает препятствия для бизнеса иных субъектов, в том числе конкурентов. Последние, в свою очередь, должны иметь существенную заинтересованность в спорном обозначении, возникшую до регистрации товарного знака, на что может указать активное использование ими данного обозначения.

Полагаю, что на основе обозначенных критериев можно последовательно разграничить ситуации нарушения абсолютного запрета на регистрацию товарного знака, способного ввести потребителей в заблуждение, и злоупотребления правом. Между тем на практике это не всегда простая задача, особенно если речь идет о широко известных обозначениях. Оригинальные производители будут по-прежнему ссылаться и на подп. 1 п. 3 ст. 1483, и на ст. 10 ГК РФ.

У проблемы соотношения злоупотребления правом и способности вводить потребителей в заблуждение существует альтернативное решение. Как уже было отмечено, сложно представить ситуацию, когда незарегистрированное обозначение является широко известным потребителям, а заявитель о нем не знает. Обычно наблюдаются все-таки недобросовестные стратегии регистрации: заявитель специально регистрирует товарный знак с тем, чтобы паразитировать на чужом обозначении. Иными словами, злоупотребление правом далеко не всегда предполагает введение потребителей в заблуждение. Но регистрация обозначения, как правило, сопряжена с недобросовестностью заявителя. В таком случае представляется целесообразным на уровне судебного толкования ограничить сферу применения п. 3 ст. 1483 ГК РФ случаями регистрации обозначений, заключающих в себе неверное описание (через ассоциации) характеристик товара (услуги) или его производителя. Как было показано, Роспатент при разъяснении условий применения подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ имел в виду именно подобные обозначения.

Можно подойти к обоснованию данного решения и с несколько другой стороны. В практике Роспатента, а также в судебной практике ложные товарные знаки рассматриваются в рамках триады: описательные знаки - ложные - фантазийные.

Так, в Рекомендациях Роспатента приведен следующий пример. Обозначение "ОПЕРЕТТА" следует признать описательным в отношении услуг театра оперетты, ложным в отношении услуг театра драмы, фантазийным в отношении товара "духи".

Иными словами, речь идет о трех видах обозначений: 1) которые описывают товар в соответствии с действительностью; 2) раскрывают его не соответствующие действительности характеристики; 3) лишены дескриптивного значения (идентифицируют товар, но сами по себе не дают информации о его свойствах). Таким образом, ложным признается товарный знак, который претендует на описание товара, но несет при этом неверную информацию. Обозначения, способные ввести потребителя в заблуждение, отличаются от ложных тем, что характеризуют товар или его изготовителя не напрямую, а через ассоциации. Это, однако, не отменяет того, что они сами по себе, заявленные в отношении конкретных классов МКТУ, содержат описательный посыл.

Использование обозначения иным субъектом, которое может привести к введению потребителей в заблуждение, находится за пределами элементного состава товарного знака, который в рамках обозначенной триады является, как правило, фантазийным.

Однако возникает новая проблема: подобные обозначения не будут отсеиваться на стадии рассмотрения их в Роспатенте, так как последний при проведении экспертизы заявки не оценивает действия заявителя с позиции злоупотребления правом. Заинтересованным лицам придется оспаривать действительность уже предоставленной правовой охраны. Названное последствие нельзя признать однозначно деструктивным. Речь идет о весьма сложных правовых ситуациях, когда сталкиваются интересы заявителя, иного лица, использовавшего обозначения, потребительские интересы; требуется оценить известность обозначения, его восприятие потребителями; цель заявителя. Важно, чтобы данные обстоятельства рассматривались в совокупности, что можно обеспечить лишь в судебном порядке.

Стоит отметить, что закрепленный в действующем законодательстве порядок оспаривания действительности регистрации товарного знака по ст. 10 ГК РФ не является оптимальным. В соответствии с п. 1 ст. 1513 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено путем подачи возражения в Роспатент. Роспатент не оценивает действия правообладателя на соответствие ст. 10 ГК РФ. Неизбежным последствием обращения правообладателя в Роспатент с требованием признать недействительной правовую охрану товарного знака в такой ситуации станет отказ в удовлетворении подобных возражений. Действительную защиту своих интересов субъект, пострадавший от злоупотребления правом, может получить лишь на стадии оспаривания ненормативного правового акта Роспатента в СИП.

Учитывая все сказанное, необходимо, на мой взгляд, отнести вопрос о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании злоупотребления правом, допущенного при регистрации, к компетенции судебных органов. На Роспатент должна возлагаться техническая функция: аннулирование регистрации товарного знака во исполнение решения суда. Признание недействительной правовой охраны товарного знака в данном случае будет рассматриваться в качестве иной по отношению к отказу в защите права мерой, предусмотренной законом (п. 2 ст. 10 ГК РФ).

Субъекты, чьи интересы пострадали вследствие злоупотребления правом, могут рассчитывать на возмещение убытков. Поэтому, если субъект успел не только зарегистрировать чужое обозначение в качестве товарного знака в нарушение ст. 10 ГК РФ, но и начал использовать его, суд, как представляется, должен удовлетворить также требование о возмещении заявителю понесенных материальных потерь.

Здесь следует обратить внимание на еще один момент. В случае со злоупотреблением правом нарушаются в первую очередь интересы обладателя старшего бренда. Обладатель младшего товарного знака в таком случае паразитирует на его репутации и (или) препятствует ему зарегистрировать и использовать схожее обозначение на территории Российской Федерации. Если спорный товарный знак был зарегистрирован в отношении однородных товаров с теми, для индивидуализации которых используется старший бренд, при этом оппоненты являются конкурентами на данном рынке, действия заявителя необходимо квалифицировать в качестве недобросовестной конкуренции. Если обладатели старшего бренда и младшего товарного знака не состоят в конкурентных отношениях, действия последнего должны быть квалифицированы в качестве злоупотребления правом.

Данный вывод, однако, справедлив лишь в том случае, когда обладателю спорного товарного знака оппонирует сам брендообладатель. Регистрируя на себя товарный знак с существенным гудвиллом, заявитель получает преимущества перед своими конкурентами на рынке соответствующих товаров. Его товары априори вызывают повышенный интерес со стороны потребителей ввиду их связи с известным брендом. Они не нуждаются в дополнительной дорогостоящей рекламе. В таком случае с позиции публичного интереса в свободной и честной конкуренции, а также частных интересов иных участников рынка действия заявителя можно квалифицировать в качестве недобросовестной конкуренции. Точно так же в качестве недобросовестной конкуренции по отношению к иным участникам рынка должна квалифицироваться и регистрация в качестве товарного знака обозначения, сходного с широко известным товарным знаком, ранее зарегистрированным в отношении иных товаров. По отношению к обладателю такого известного знака действия заявителя должны квалифицироваться в качестве злоупотребления правом.

Оправданность подобных выводов подтверждают Типовые положения о защите от недобросовестной конкуренции, подготовленные ВОИС, в соответствии с которыми "использование хорошо известного товарного знака хозяйствующим субъектом, не являющимся его правообладателем, для совершенно отличных товаров при условии отсутствия конкуренции между правообладателем и пользователем направлено на получение недобросовестного преимущества перед своими конкурентами, которые не используют известный товарный знак".

Далее – 4.1. Неправомерное использование бренда, зарегистрированного в качестве товарного знака