Защита брендов: стратегии, системы, методы

Защита брендов

 

Глава 3. Завладение чужим брендом: стратегии нападения и защиты

В рамках данной главы речь пойдет о стратегиях компаний, направленных на получение исключительных прав на чужой (занятый иным субъектом) товарный знак. Особенность данных стратегий в том, что атакующий субъект в таких случаях старается избежать возможных обвинений в нарушении чужого исключительного права. Его действия подчинены конечной цели получения легальной монополии над обозначением, ранее зарегистрированным и (или) используемым иным субъектом.

3.1. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования

По данным Роспатента, в 2011 г. было зарегистрировано 35 954 товарных знака, в 2014 г. - 42 298; в 2015 г. - 43 042. Большинство товарных знаков при этом регистрируются сразу в отношении нескольких классов товаров, в том числе и тех, производство которых предприниматель фактически не осуществляет. Причины такого поведения могут быть различными. Во-первых, заявитель может рассчитывать в будущем диверсифицировать производство, начать выпуск новых товаров и, соответственно, провести "расширение бренда". Другая возможная цель - последующая продажа лицензий на бренд в отношении тех классов товаров, которые сам заявитель не производит. Наконец, заявитель может быть заинтересован в пресечении любых попыток паразитирования на его бренде (особенно если он рассчитывает придать широкую известность своему товарному знаку), в том числе в отношении неоднородных товаров.

Как бы то ни было, сегодня для индивидуализации новых товаров (услуг) достаточно сложно придумать обозначения, не сходные с ранее зарегистрированными товарными знаками. Особенно это справедливо в отношении словесных знаков. Закономерным в подобном аспекте представляется существенное количество споров о досрочном прекращении прав на товарные знаки. Обнаружив, что привлекательное для индивидуализации товара (услуги) обозначение уже занято, предприниматели обращаются в суд с требованием о прекращении его охраны с тем, чтобы впоследствии зарегистрировать его на себя.

Отдельного рассмотрения заслуживают ситуации использования данного института в целях недобросовестного захвата чужого раскрученного бренда. Схема достаточно простая: производитель не хочет вкладывать существенные средства в бренд-маркетинг, он находит широко известный бренд, используемый между тем не по всем классам товаров, в отношении которых зарегистрирован. Подает иск о прекращении правовой охраны товарного знака в отношении соответствующих классов товаров. При успешном исходе дела регистрирует товарный знак на себя. Создается ситуация, когда одно и то же обозначение использует и прежний производитель (в отношении привычных товаров), и новый. Истец в таком случае пользуется чужой положительной бренд-репутацией. При этом, учитывая известность бренда, возникает риск введения потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товаров последующего правообладателя. Высока вероятность того, что они будут атрибутировать товарный знак изначальному производителю, несмотря на разнородность товаров. Как минимум они будут ассоциировать товары (услуги) нового правообладателя с известным брендом. Суды в последнее время стараются пресекать подобную практику, квалифицируя ее как злоупотребление. Между тем, как будет показано дальше, это происходит не всегда. В некоторых случаях предпринимателям удается захватить чужой бренд с репутацией.

В рамках данной главы мы рассмотрим институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака с позиции истца - заинтересованного лица и ответчика - правообладателя. В первом случае речь идет о стратегии захвата субъектом чужого бренда. Во втором - о возможных оборонительных действиях, возражениях бренд-обладателя. На какие обстоятельства каждый из них должен обратить внимание?

Начнем несколько издалека - с раскрытия сущности института. Как гласит ст. 1486 ГК РФ, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

На первый взгляд данной нормой устанавливается предельно четкий механизм регулятивного воздействия на сферу осуществления прав на товарный знак. Вместе с тем при ближайшем рассмотрении возникают вопросы относительно как сущности данного механизма, так и оснований его применения, возможных исключений из данного общего правила.

Следует начать с того, что правовой режим товарных знаков существенным образом отличается от режима объектов патентного и авторского права. Последние представляют собой результаты творческого труда, вклад в научно-техническое, культурное развитие общества. При этом с экономической точки зрения они являются так называемыми общественными (публичными) благами - объектами, использование которых одним субъектом не исключает возможности их использования, получения экономических и иных выгод иными субъектами.

В таком случае вне зависимости от факта последующего использования таких объектов правообладателем был создан общественно полезный продукт, что заслуживает вознаграждения со стороны государства - предоставления ему исключительного права. Последнее, кроме того, выступает значимым стимулом для вложения субъектом средств в коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности и новые разработки. Если при этом субъект не использует созданную им разработку в соответствии с обозначенным функциональным назначением, страдают общественные интересы (что характерно для сферы патентных правоотношений), возможно расширение субъектов-пользователей посредством выдачи принудительной лицензии. В лишении патентообладателя исключительного права в таком случае нет необходимости.

Иным образом дела обстоят с товарными знаками. С одной стороны, в отличие от объектов патентного и авторского права, исключено их эффективное независимое использование несколькими лицами. При столкновении интересов двух лиц в использовании товарного знака суд должен предпочесть кого-то одного. Если при этом возникает недостаточное с позиции общественного интереса использование, он не может его дополнить, предоставив некие права на объект другому лицу наряду с исключительным правом правообладателя. Необходимо либо смириться с подобной недостаточностью, либо лишить правообладателя его права, предоставив возможность использования товарного знака иному лицу.

Следующей отличительной чертой правоотношений в сфере товарных знаков в сравнении с авторским и патентным правом выступает особое институционально-функциональное назначение исключительного права.

Исключительные права на товарные знаки служат прежде всего целям не стимулирования инновационной деятельности, вознаграждения автора за его вклад в научно-технологический, культурный прогресс, а четкой идентификации производителя товара (услуги). Как следствие - они способствуют поддержанию конкуренции и производству высококачественных товаров и услуг. Маркировка товаров, с одной стороны, предоставляет потребителям возможность приобретать те товары, характеристиками которых они ранее остались довольны. С другой - препятствует бизнесу тех субъектов, которые стремятся заработать на неспособности потребителей определить и оценить качество товара.

Таким образом, если в случае с объектами патентного права основная общественная полезность создается на стадии, предшествующей получению патента, то в случае с товарными знаками - после. Единственным вариантом, при котором товарные знаки будут иметь значение с позиции правовой политики, является ситуация их использования. Нетрудно заметить, что все обозначенные функции товарных знаков могут быть реализованы только при их активном применении в коммерческой деятельности.

В подобном аспекте в судебной практике неоднократно подчеркивалось, что "из системного толкования ст. 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него".

С данным утверждением вместе с тем нельзя в полной мере согласиться. Исключающее доступ всех иных лиц использование обозначения в качестве средства индивидуализации составляет содержание исключительного права.

При этом, как было отмечено еще О.С. Иоффе, будучи противоположными по своему содержанию, субъективное право и правовая обязанность находятся в диалектическом единстве между собой. С подобных позиций можно констатировать ошибочность рассмотрения одной и той же категории одновременно в качестве и права, и обязанности одного и того же лица. Если допустить, что использование товарного знака является гражданско-правовой обязанностью, то непонятно, в рамках какого правоотношения такая обязанность существует.

К рассмотрению данного вопроса можно подойти и с несколько иных позиций. Представим себе ситуацию: субъект зарегистрировал в качестве товарного знака некое обозначение. Проходит месяц, год - он его не использует. Значит ли это, что он не исполнил своей обязанности и должен в связи с этим понести гражданско-правовую ответственность? Ответ будет отрицательным. В таком случае, несмотря на неиспользование, правообладатель сохранит свое исключительное право. Более того, даже после истечения трехлетнего периода непрерывного неиспользования товарного знака у него все равно при определенных условиях будет оставаться возможность сохранить за собой исключительное право. Сам закон использует формулировку "правовая охрана может быть прекращена...". В то время как в юридической обязанности "заключена необходимость поведения, соответствующего требованиям норм права, т.е. необходимость формально-определенного поведения".

Интересной в рассматриваемом аспекте представляется позиция Конституционного Суда РФ: в Определении от 2 октября 2003 г. № 393-О было отмечено, что "по смыслу нормы ст. 1486 ГК РФ факт регистрации товарного знака не только имеет правоустанавливающее значение, но и предполагает обязанность осуществления данного исключительного права его правообладателем".

В то же время уже в следующем абзаце Суд констатировал, что "отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав... законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения". Нетрудно заметить, что, с одной стороны, Конституционный Суд как будто признает использование товарного знака обязанностью правообладателя. В то же время далее он рассматривает его именно как право. В качестве последствия неиспользования рассматривается не гражданско-правовая ответственность, а применение некоего "антимонопольного инструмента".

Надо ли говорить, что обладание исключительным правом на товарный знак не образует монополистической деятельности. Управомоченным субъектом не осуществляются запрещенные законодательством о защите конкуренции согласованные действия. Не обладает он и доминирующим на рынке положением, дающим такому субъекту возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров на рынке.

Как было справедливо отмечено американским судом в споре Clorox Co. v. Sterling Winthrop Inc., "право на товарный знак, в отличие от прав на другие ОИС, не создает правовой монополии на какой-либо товар или идею, оно дает право лишь на обозначение. Поскольку исключительное право на торговую марку просто позволяет правообладателю исключить всех остальных от использования обозначения... возможности для эффективного монопольного злоупотребления торговым знаком настолько ограничены, что представляют намного менее значительную угрозу для экономического здоровья нации".

Интересно, что на уровне международных конвенций произошло изменение формулировок. В то время как ст. 5 Парижской конвенции использует формулировку "если использование зарегистрированной торговой марки обязательно (compulsory)", ст. 19 ТРИПС-соглашения - "если использование является требованием для сохранения в силе регистрации".

Выше нами была обозначена совокупность функций исключительного права на товарный знак. Правореализационной моделью, отвечающей таким функциям, является коммерческое использование таких обозначений для индивидуализации собственных товаров и услуг, получения репутационных преимуществ, сопряженных с атрибутированием производителю качественных продуктов. Неиспользование товарного знака противоречит подобным ожиданиям законодателя. Субъект стремится сохранить за собой обозначение не с тем, чтобы его использовать, а для затруднения доступа на рынок иных субъектов, резервирования за собой товарных знаков для тех классов товаров (услуг), которые они, возможно, захотят производить в будущем, для осуществления бизнеса по продаже товарных знаков (исключительных прав на них), получения прибыли от подачи исков о нарушении исключительного права и др. Все эти цели противоречат функциям товарного знака.

Речь, таким образом, идет о получении и реализации исключительного права в целях, отклоняющихся от институционального назначения исключительного права на товарные знаки. Нетрудно заметить, что подобное понимание неиспользования товарного знака сближает данный институт не с неисполнением гражданско-правовой обязанности, а с злоупотреблением субъективным правом.

Механизм досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, в соответствии со ст. 1483 ГК РФ, основывается на взвешивании интересов заявителя и действующего правообладателя и установлении того субъекта, который, вероятнее всего, будет использовать товарный знак в соответствии с его институциональным назначением.

Что касается общественного интереса, то факт неиспользования товарного знака для индивидуализации товаров (услуг) (в отличие от ситуации с патентоохраняемыми объектами) как такового вреда им не приносит. Другое дело, что в таком случае не достигается и общественная выгода (повышение качества товара, к примеру), которая должна иметь место при использовании товарных знаков.

Важным подспорьем в оценке интересов сторон служит установленная в ст. 1486 ГК РФ презумпция того, что трехлетний период неиспользования представляет собой основание для прекращения правовой охраны товарного знака.

Обозначенный период является объективным индикатором того, что интерес истца в соответствующем споре перевешивает интерес ответчика; а также того, что общество, по всей видимости, уже не получит каких-либо выгод, связанных с осуществлением исключительного права на товарный знак при сохранении прав за изначальным правообладателем.

Заинтересованность заявителя в прекращении правовой охраны товарного знака. Первое, что должен продемонстрировать заявитель, - это достаточную заинтересованность в использовании спорного товарного знака.

В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2016 г. № 300-ЭС15-10765 обращено внимание на то, что для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным, на основании п. 1 ст. 1486 ГК РФ, необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

В судебной практике было сформировано два критерия, указывающих на наличие у субъекта подобной заинтересованности, которые должны наличествовать в совокупности: 1) заявитель вводит в оборот товары (услуги), однородные с теми, в отношении которых зарегистрирован товарный знак; 2) имеет реальное намерение использовать спорный товарный знак, которое может быть выражено, в частности, в подаче в Роспатент заявки на регистрацию сходного товарного знака.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в Постановлениях от 1 марта 2011 г. № 14503/10 и от 17 сентября 2013 г. № 5793/13, лицо, заинтересованное в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, должно осуществлять аналогичную с ответчиком деятельность, в том числе в отношении однородных товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак ответчика.

Как при этом подчеркнул суд, применительно к ч. 1 ст. 1486 ГК РФ заинтересованным может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Как разъяснено в п. 42 Обзора Верховного Суда от 23 сентября 2015 г., однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается при оценке заинтересованности истца для целей ст. 1486 ГК РФ. В ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Кроме того, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Если заинтересованность заявителя не была доказана, суд отказывает в удовлетворении его требования, даже если ответчик действительно долгое время не использовал товарный знак. Если же истцу удалось обосновать наличие у него реального интереса в использовании товарного знака, суд переходит к рассмотрению обстоятельства неиспользования товарного знака ответчиком.

Судебная практика

ООО "МЯСОМЯСО" обратилось с иском к ООО "МКПМ" о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным элементом "ФАРШ" в отношении 43-го класса МКТУ. В обоснование своей заинтересованности истец указал, что является собственником ресторана "#FARШ", использует это обозначение в качестве названия ресторана, в декорировании помещения ресторана и в информационных материалах. При этом им были приведены следующие доказательства:

  • Устав общества "МЯСОМЯСО": из него следует, что основными видами его деятельности являются деятельность ресторанов и кафе, деятельность баров, деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, поставка продукции общественного питания и т.д.
  • договор от 9 декабря 2014 г. № 14/ОН/ДА/412 субаренды нежилого помещения между истцом (арендатор) и закрытым акционерным обществом "Отель "Никольская" (арендодатель) с исключительным целевым назначением под размещение ресторана; договор от 22 декабря 2014 г. № 05/12/2014 подряда на выполнение декорирования, по которому истец (заказчик) поручает индивидуальному предпринимателю Белоноговой Н.А. (исполнитель) работы по декорированию интерьеров ресторана; договор от 21 апреля 2015 г. № 001/21-04 и дополнительные соглашения к нему от 21 апреля 2015 г. № 1, от 28 апреля 2015 г. № 2, от 30 апреля 2015 г. № 3, от 30 апреля 2015 г. № 4, от 19 июня 2015 г. № 5 между истцом (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Голинелли и Закс" (исполнитель) на выполнение работ по изготовлению полиграфии (изготовление и отрисовка трафаретов, подготовка макетов трафаретов, наклеек, верстка меню для ресторана "Фарш", верстка наклеек для ресторана "Фарш", отрисовка логотипа "Фарш доставка"); акты от 5 мая 2015 г., от 28 апреля 2015 г. и от 26 июня 2015 г. сдачи-приемки выполненных работ по названному договору; принтскрин сайтов "Ресторан.ру" и "Афиша.ру", содержащих сведения о ресторане "#FARШ".

Оценив представленные документы, суд констатировал, что истец владеет рестораном "#FARШ", по его заказу для названного ресторана было выполнено декорирование интерьера ресторана, изготовлена различная полиграфическая продукция, в том числе меню. Таким образом, общество "МЯСОМЯСО" фактически оказывает услуги ресторанов, используя при этом для индивидуализации своих услуг обозначение "#FARШ".

Доказательством реального намерения истца использовать товарный знак послужил тот факт, что в целях регистрации на свое имя товарного знака "#FARШ" в отношении услуг 43-го класса МКТУ он подал в Роспатент заявку № 2015709677.

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил требования истца.

Судебная практика последовательно исходит из того, что заинтересованность лица в использовании обозначения должна быть на момент подачи иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Вместе с тем в обоснование заинтересованности могут быть представлены также и доказательства, возникшие после подачи иска, если они находятся во взаимосвязи с ранее представленными доказательствами. Таким образом, заявитель может быть признан заинтересованным и в том случае, когда до подачи иска он осуществлял лишь подготовительные действия, а после - начал реальное производство однородных товаров.

Одних подготовительных действий к производству соответствующих товаров для успешного оспаривания правовой охраны чужого товарного знака между тем будет недостаточно. Заявитель в любом случае должен представить суду доказательства реальной деятельности по производству товаров или оказанию услуг. В таком случае выписка из ЕГРЮЛ с указанием вида деятельности, предварительные договоры на поставку товаров, документы на закупку техники и материалов для производства товаров и т.п. не являются достаточными доказательствами. Действия заявителя в таком случае могут быть квалифицированы как злоупотребление правом: создание видимости заинтересованности.

Контраргументы правообладателя против предъявленного к нему иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе (п. 3 ст. 1486 ГК РФ).

Защита бренда со стороны правообладателя при предъявлении к нему требования о досрочном прекращении правовой охраны может основываться на следующих аргументах.

Во-первых, самое очевидное: правообладатель может доказать факт использования им товарного знака. Здесь следует отметить, что для целей ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака понимается достаточно узко: исключительно в качестве действий, которые связаны с непосредственным введением в гражданский оборот товара, маркированного спорным товарным знаком или товарным знаком с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность. При этом из разъяснений, содержащихся в п. 41 названного Обзора, следует, что для целей ст. 1486 ГК РФ однородность товаров при оценке использования товарного знака не учитывается.

Таким образом, сам по себе факт производства или импорт маркированных товарным знаком товаров не является доказательством их использования. Одного намерения использовать товарный знак (даже если оно подтверждено объективными доказательствами) тем более недостаточно для сохранения правовой охраны. Между тем на практике правообладатели зачастую в рамках судебного процесса пытаются убедить суд в наличии у них реального намерения использовать товарный знак. Подобная оборонительная стратегия закономерно заканчивается их проигрышем.

Судебная практика

ООО "Интел" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к ООО "Сибагроторг" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Goodwill ("Гудвилл") по свидетельству Российской Федерации № 298560 в отношении товаров 33-го класса и части товаров 32-го класса МКТУ. Предъявляя в суд исковые требования, ООО "Интел" указало на неиспользование ответчиком спорного товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском.

Ответчиком ООО "Сибагроторг" в качестве доказательства использования спорного товарного знака правообладателем представлены:

  • копия договора простого товарищества от 5 мая 2013 г. между ООО "Сибагроторг" и ООО "ТД "Алтайская крупа", согласно которому стороны обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли. Совместная деятельность осуществляется в направлении производства и реализации алкогольной продукции под торговым знаком Goodwill;
  • копия дополнительного соглашения к договору простого товарищества от 5 мая 2013 г., согласно которому стороны обязуются внести свои вклады не позднее 31 марта 2015 г. и начать совершать предусмотренные договором действия с 1 августа 2014 г.;
  • копия акта приема-передачи этикеток от 10 ноября 2013 г., согласно которому ООО "Сибагроторг" передало ООО "ТД "Алтайская крупа" этикетки для бутылок "Настойка горькая Goodwill", "Водка Goodwill", "Виски Goodwill", "Пиво светлое Goodwill", "Пиво темное Goodwill".

Согласно позиции Суда представленные ответчиком документы не являлись доказательствами реального производства и введения в гражданский оборот товара, маркированного товарным знаком в спорный период. Они свидетельствовали лишь о намерении осуществления ответчиком совместной деятельности, направленной на производство и реализацию алкогольной продукции под торговым знаком Goodwill. Таким образом, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворить требования заинтересованного лица о прекращении правовой охраны товарного знака.

Иной подход к квалификации намерения правообладателя использовать товарный знак сложился в американской практике. Согласно Закону Ланхема США основанием прекращения правовой охраны товарного знака выступает неиспользование товарного знака в течение трех лет без намерения его возобновить. Иными словами, американский законодатель, хотя и презюмирует, что неиспользование в течение трех лет влечет за собой отказ от исключительного права, допускает, что при доказанности намерения правообладателя использовать товарный знак прекращения правовой охраны может и не быть.

До принятия данного Закона прецедентное право требовало от заявителя в рамках спора о прекращении правовой охраны товарного знака доказывать не только факт неиспользования такого товарного знака, но и намерение правообладателя прекратить такое использование. Таким образом, нетрудно заметить, что с принятием Закона Ланхема процедура оспаривания правовой охраны товарного знака была даже несколько упрощена.

В большинстве случаев намерение продолжать или не продолжать использование товарного знака не является очевидным. Американским судам приходится анализировать объективное развитие событий вокруг товарной марки. Так, ее неиспользование при отсутствии спроса на маркируемый товар само по себе не влечет прекращения правовой охраны, если правообладатель предпринимает попытки использования и продвижения товарного знака. С другой стороны, об однозначном отказе от использования товарного знака следует говорить тогда, когда правообладатель прекратил свой бизнес, в котором предполагалось использовать товарные знаки.

В пользу сохранения за субъектами прав на товарный знак на практике могут служить в том числе:

  • факт обращения правообладателя в контролирующий орган за одобрением товаров, индивидуализируемых посредством данного товарного знака, в случае если при отсутствии такого одобрения соответствующие товары не могут продаваться;
  • проведение переговоров с дистрибьюторами товаров;
  • заказ рекламы товаров, содержащей товарные знаки;
  • производство внутренних технологических схем или презентаций товаров с указанием товарного знака.

Критерий "намерения" не является сугубо субъективным. Явно недостаточным будет простое заявление субъектами предпринимательской деятельности об их стремлении когда-либо в будущем возобновить использование объекта. Намерение должно быть объективно выражено в неких действиях, подготавливающих товарный знак к использованию.

Весьма интересным с позиции того, как американские суды подходят к квалификации намерения возобновить использование товарного знака, является дело Stephen M. Silverman v. CBS Inc. В 1928 г. Ф. Госденом и Ч. Корреллом (Freeman F. Gosdenand, Charles J. Correll) были созданы персонажи "Амос и Энди" (Amos & Andy) и разработана концепция радиошоу с участием данных персонажей The Amos & Andy Show, которое в скором времени стало одним из самых популярных в стране. Ф.Ф. Госден и Ч. Коррелл, являясь представителями европеоидной расы, изображали в рамках шоу афроамериканцев Амоса и Энди. В последующих телевизионных программах в ролях Амоса и Энди их заменили темнокожие актеры. В 1948 г. Ф. Госден и Ч. Дж. Коррелл передали свои права на "Амос и Энди шоу" CBS Inc. Выпуск рассматриваемой радиопрограммы продолжался до 1955 г. С 1951 по 1953 г. CBS транслировался также одноименный телесериал, до 1966 г. продолжались его повторные показы.

В 1981 г. С.М. Сильверман начал писать сценарий для бродвейского мюзикла, первоначальным названием которого было "Амос и Энди идут в кино", основными персонажами которого, соответственно, должны были стать Амос и Энди. С.М. Сильверман стремился получить лицензию на использование персонажей Амоса и Энди, но CBS Inc. ему отказала, после чего он подал иск об отсутствии у CBS Inc. прав на соответствующую радиопрограмму и отдельные ее элементы (в том числе в соответствии с законодательством о средствах индивидуализации). CBS Inc. в своем встречном иске обвинила С.М. Сильвермана в нарушении ее исключительных прав на объекты авторского права и товарные знаки, в том числе The Amos & Andy Show.

В части, касающейся средств индивидуализации, суд первой инстанции отметил, что "Амос и Энди" является зарегистрированным товарным знаком. При этом он задался вопросом: составляет ли продолжительное неиспользование (21 год) такого товарного знака основание для прекращения его правовой охраны.

Ответ на данный вопрос был дан отрицательный. Суд подчеркнул, что изъятие CBS Inc. телевизионной программы из эфира явилось следствием жалоб правозащитных организаций, отмечавших унизительность программы для афроамериканцев. Несмотря на то что CBS Inc. не относила к своим ближайшим планам возобновление использования соответствующих товарных знаков, правоприменитель счел необходимым учесть заявления компании о желании сделать это в будущем, когда социальный климат станет более благоприятным.

Суд апелляционной инстанции отметил, что обозначенный выше вывод суда первой инстанции ставит вопрос о правильной интерпретации слов "намерение не возобновлять": означают ли они "никогда не возобновлять использование" или "не возобновлять использование в реально обозримом будущем"? Был выбран второй вариант. Правоприменитель отметил: "В ином случае даже после продолжительного неиспользования и без каких-либо конкретных шагов по возобновлению использования компания сможет всегда утверждать, что когда-нибудь в далеком будущем она обязательно возвратится к товарному знаку, в связи с чем нельзя лишать его правовой охраны". Товарный знак ответчика был лишен правовой охраны.

Сходная позиция нашла отражение в относительно недавнем решении по делу Natural Answers Inc. v. Smith Kline Beecham. Как констатировал суд, "намерение возобновить использование не должно быть отдаленным или неопределенным. Напротив, субъект должен продемонстрировать свое стремление возобновить использование товарного знака в обозримом будущем".

Интерес в рассматриваемом аспекте представляет также практика Суда Европейского союза. С одной стороны, Европейский суд установил, что использование, направленное исключительно на поддержание регистрации, не может служить спасению исключительных прав на торговую марку. Необходимо, чтобы рассматриваемые средства индивидуализации служили реальным коммерческим целям. С другой стороны, им было отмечено, что использование торговой марки после подачи заявления о прекращении правовой охраны также может служить доказательством в пользу отклонения соответствующих требований и сохранения за правообладателем исключительного права.

Американский подход представляется более сбалансированным. Представим себе, что в течение трехлетнего периода правообладатель действительно не использовал товарный знак. Вместе с тем по истечении данного временного отрезка он начал предпринимать активные действия по подготовке выпуска маркируемой таким товарным знаком продукции. Произвел несколько партий, нанес на них соответствующий знак, разрекламировал товар. Он имеет на это полное право - исключительное право на товарный знак до сих пор принадлежит ему.

В то же время другой предприниматель подает иск о прекращении правовой охраны такого товарного знака. Очевидно, что в соответствии со ст. 1486 ГК РФ если ему удается доказать свою заинтересованность, то каких-либо преград для удовлетворения его требований не возникнет. Будет ли это справедливо? По сути и правообладатель, и заявитель продемонстрировали объективированную в конкретных действиях заинтересованность в использовании соответствующего товарного знака. Почему выбор должен быть сделан в пользу заявителя?

Возможный ответ на данный вопрос: потому что правообладатель не воспользовался данным ему временем для того, чтобы наладить производство товара, маркируемого товарным знаком.

Можно предположить, что предпочтение интересов заявителя представляет собой стимул для правообладателей не затягивать с началом использования товарного знака. Вместе с тем возникает вопрос обоснованности подобного "стимулирования". Ведь до тех пор пока не появляются иные заинтересованные в использовании обозначения субъекты, вреда чьим-либо интересам (в том числе общественным) причиняться не будет.

С другой стороны, если правовая охрана товарного знака прекращается и новый субъект получает возможность использовать товарный знак в своей деятельности после того, как прежний правообладатель провел рекламную кампанию, у потребителей могут создаться неверные представления о том, кто же выступает производителем товара (услуги). Пострадает общественный интерес.

Кроме того, нельзя забывать, что правообладатель, осуществляя подготовку к выпуску некоего товара, действует с убежденностью в собственной управомоченности. При этом факт принятия им в конечном итоге решения об использовании товарного знака служит доказательством (хотя полностью и не снимает сомнений) того, что правообладатель изначально не преследовал недобросовестных целей, связанных с обладанием правами на товарный знак. В то же время истцы в рамках рассматриваемых споров, начиная подготовку к использованию соответствующих обозначений, посягают все же на чужое право. При этом если речь идет о некоем оригинальном товарном знаке, который использовался правообладателем в отношении иных классов товаров (не по которым идет оспаривание), можно усомниться уже в добросовестности самого заявителя. Не стремится ли он паразитировать на чужом бренде?

Еще сложнее ситуация с позиции обеспечения баланса интересов складывается тогда, когда правообладатель приобретает исключительное право на товарный знак по договору об отчуждении такого права и начал подготовку производства маркируемого таким знаком товара. После ему был предъявлен иск заинтересованного лица о прекращении правовой охраны товарного знака ввиду его неиспользования прежним правообладателем в течение периода, превышающего три года.

Если не допускать в данном случае каких-либо исключений из правила (неиспользование в течение трех лет - прекращение правовой охраны по иску заинтересованного субъекта) - новый правообладатель окажется обречен. Вряд ли сразу после регистрации договора об отчуждении исключительного права он успеет наладить производство маркируемого товара. При этом, даже если подобное производство и будет начато, не факт, что данное обстоятельство будет учтено судом.

Рассматриваемая ситуация усугубляется тем, что крайне сложно, если не сказать невозможно, защитить имущественные интересы субъекта, приобретшего исключительные права на товарный знак, правовая охрана которого впоследствии прекращена.

Новый правообладатель выплатил прежнему определенную сумму (зачастую весьма существенную) за отчуждение исключительного права. Соответствующее право было ему передано. Договор исполнен. Другое дело, что в конечном итоге приобретатель был лишен исключительного права, что, несомненно, не входило в его планы на момент заключения договора. Между тем оснований для привлечения к ответственности первоначального правообладателя закон не предлагает.

Радикальное решение рассматриваемой проблемы - установление правила о том, что передача исключительного права новому правообладателю прерывает течение трехлетнего периода, - не может быть признано удачным. В таком случае возможны злоупотребления уже с позиции правообладателей. Осознавая, что трехлетний срок истекает и при этом в товарном знаке заинтересованы иные лица, первоначальный правообладатель будет передавать права своим аффилированным лицам. Использование товарного знака обеспечено так и не будет.

Представляется, что наиболее целесообразным является следующий алгоритм рассмотрения обозначенного правового конфликта:

  • оценка общего периода неиспользования товарного знака как первым, так и последующим правообладателем;
  • анализ и учет намерения нового правообладателя продолжить использование товарного знака. Если подобное намерение было актуализировано до подачи иска и выражалось в действиях правообладателя, направленных на подготовку к выпуску в хозяйственный оборот маркируемых товарным знаков товаров, в требовании о прекращении правовой охраны товарного знака может быть отказано.

Можно поставить вопрос более широко. Вне зависимости от того, предшествовала ли спору о прекращении правовой охраны товарного знака смена правообладателя, рассматривать в качестве одного из критериев оценки соответствующего правового конфликта намерения использовать товарный знак не только заявителя, но и правообладателя. Иными словами, должен оцениваться не только факт непосредственного использования ОИС, но и подготовки к нему.

В отдельных случаях при оценке конкретных обстоятельств использования товарного знака российские суды, напротив, придерживаются менее жесткого подхода, чем западные. Так, например, они квалифицируют в качестве использования по п. 2 ст. 1486 ГК РФ размещение товарного знака на товарах, которые бесплатно раздаются третьим лицам в целях популяризации и рекламы правообладателя на рынке.

Так, Судом по интеллектуальным правам было рассмотрено дело по иску компании Isis Pharma France/"ИЗИС Фарма Франс" к ООО "Радио Юнитон" о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "Юнитон" вследствие его неиспользования в отношении товаров 3-го класса МКТУ ("мыло, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос") и 5-го класса МКТУ ("фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; дезинфицирующие средства").

Основной деятельностью правообладателя является радиовещание. В целях популяризации СМИ "Радио Юнитон" правообладатель организовал изготовление косметических и аптечных наборов, маркированных его брендом, для раздачи товаров посетителям (рядовым потребителям). Президиум Суда по интеллектуальным правам констатировал, что "использование спорного товарного знака на товарах, которые бесплатно раздаются третьим лицам в целях популяризации и рекламы правообладателя на рынке, свидетельствует об использовании ответчиком спорного обозначения как в отношении индивидуализации своей деятельности, так и для индивидуализации товаров, производимых под его контролем другими лицами".

Как им было при этом отмечено, "из п. 2 ст. 1484 ГК РФ не следует, что какие-либо отдельные способы введения в гражданский оборот товара с нанесенным на него товарным знаком не являются использованием товарного знака. Как отмечено в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2015 г. по делу № 304-КГ15-8874, перечень способов введения в гражданский оборот товаров с использованием результатов интеллектуальной деятельности в п. 2 ст. 1484 ГК РФ не является исчерпывающим. В силу п. 2 ст. 218 ГК РФ право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. Дарение имущества является способом введения его в гражданский оборот. В настоящем случае ответчик избрал для себя такой способ введения товаров с использованием на них и (или) на этикетках, упаковках таких товаров, которые производятся по заказу ответчика и (или) под его контролем иными лицами, спорного товарного знака, как дарение - бесплатное вручение в качестве призов (подарков) и (или) рекламных товаров".

Интересно, что в американской практике преобладает несколько иной подход к определению факта использования. Необходимо, чтобы правообладатель использовал товарный знак в своей обычной торговой деятельности. В ином случае правовая охрана товарного знака может быть прекращена. "Обозначение, которое длительное время не используется в отношении товаров, для индивидуализации которых оно регистрировалось, а указывается только на рекламной продукции (promotional items) или используется только эпизодически, лишается правовой охраны".

Использование товарного знака иным лицом по договору с правообладателем или под его контролем. Не обязательно, чтобы товарный знак использовал сам правообладатель. Ответчик может представить доказательства использования его товарного знака по лицензионному договору, договору коммерческой концессии, а также под его фактическим контролем. Здесь, однако, важно обратить внимание на то, что самого по себе представления лицензионного договора явно недостаточно для того, чтобы отбить претензии заинтересованного лица. Важно доказать фактическое использование лицензиатом товарного знака при введении товаров (оказании услуг) в оборот.

Как было отмечено в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 1 апреля 2016 г. по делу № СИП-231/2015, "компания, формально ссылаясь на лицензионный договор с закрытым акционерным обществом "Боулинг Космик" от 29 мая 2009 г., на использование спорного товарного знака, не представила доказательств его фактического исполнения, как и не представил доказательства использования товарного знака лицензиатом способами, предусмотренными п. 2 ст. 1484 ГК РФ. При этом, вопреки соответствующему доводу компании, по смыслу ст. 1484 и 1486 ГК РФ само по себе наличие лицензионного договора не свидетельствует об использовании товарного знака".

По смыслу п. 2 ст. 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя - это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя. Для целей п. 2 ст. 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом, в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В судебной практике президиума Суда по интеллектуальным правам был сформулирован ряд значимых правовых позиций, касающихся установления факта использования товарного знака под контролем правообладателя.

Во-первых, в таком случае суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 апреля 2014 г. № С01-148/2014 по делу № СИП-110/2013).

Во-вторых, в качестве использования товарного знака под контролем правообладателя может быть квалифицировано изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика по договору подряда или возмездного оказания услуг (гл. 37, 38 ГК РФ) и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания) (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 октября 2014 г. № С01-855/2014 по делу № СИП-198/2014).

В-третьих, использование товарного знака под контролем правообладателя может быть установлено при наличии между правообладателем и лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 апреля 2014 г. № С01-184/2014 по делу № СИП-247/2013, от 20 мая 2014 г. № С01-185/2014 по делу № СИП-56/2013, от 10 ноября 2014 г. № С01-943/2014 по делу № СИП-305/2014).

В-четвертых, в случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации воля правообладателя на использование товарного знака конкретным лицом может следовать, в частности, из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением уполномоченных импортеров, в число которых входит конкретное лицо, фактически использующее товарный знак на территории Российской Федерации (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 июня 2014 г. № С01-330/2014 по делу № СИП-193/2013).

В-пятых, администрирование доменного имени не правообладателем спорного товарного знака, а другим лицом, а также использование другим лицом товарного знака правообладателя в сети Интернет для распространения товара могут быть признаны использованием товарного знака под контролем правообладателя для целей ст. 1486 ГК РФ при наличии согласия последнего, которое может подтверждаться в том числе наличием корпоративных отношений (п. 2 ответа на вопрос 2 настоящей справки) (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 января 2014 г. № С01-383/2013 по делу № СИП-4/2013).

В-шестых, для целей ст. 1486 ГК РФ признается использование другим лицом товарного знака под контролем правообладателя по договору простого товарищества (ст. 1041 ГК РФ), если исключительное право на товарный знак является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 октября 2014 г. № С01-596/2014 по делу № СИП-19/2014).

Неиспользование товарного знака по независящим от правообладателя причинам. Если правообладатель действительно не использовал товарный знак, то у него все равно есть определенные варианты для маневров. Прежде всего он может постараться доказать, что товарный знак не использовался по независящим от него причинам.

В американской литературе перечень обстоятельств, не зависящих от правообладателя, а потому извиняющих неиспользование товарного знака, определяется достаточно широко. К таким обстоятельствам, в частности, относятся: банкротство, законодательные ограничения на продажу соответствующих товаров, забастовки, необходимость переоборудования компании правообладателя, отсутствие спроса на маркируемые товарным знаком товары и услуги. Наряду с отмеченными выше особенностями американского подхода к прекращению правовой охраны товарного знака такой перечень позволяет обеспечить достаточную гибкость с позиции реализации баланса интересов при принятии решения о прекращении правовой охраны товарного знака.

В российской правовой системе до последнего времени вопрос подобных "извинительных условий" особо не рассматривался. Ситуация изменилась с началом функционирования Суда по интеллектуальным правам.

При отсутствии иных нормативных возможностей правоприменители начали пытаться обеспечивать баланс интересов в споре о нарушении исключительного права посредством п. 3 ст. 1486 ГК РФ. Прежде всего симптоматичным в рассматриваемом аспекте является отнесение к обстоятельствам, исключающим прекращение правовой охраны товарного знака, банкротства правообладателя.

Как было отмечено В.А. Химичевым в его статье, посвященной банкротству как обстоятельству, оправдывающему неиспользование товарного знака, "сохранение за правообладателем права на товарный знак в процедурах банкротства имеет большее значение не в регулировании отношений по использованию исключительных прав, а в регулировании конкурсных отношений. Некий дисбаланс интересов правообладателя, заинтересованного в дальнейшем использовании товарного знака, других лиц, заинтересованных в использовании сходного с товарным знаком обозначения, и общества, интерес которого состоит в интенсивном использовании товарных знаков в гражданском обороте, компенсируется обеспечением интересов в деле о банкротстве".

В 2013 г. Судом по интеллектуальным правам было вынесено весьма интересное в рассматриваемом аспекте решение: ООО "Управляющая компания "Альянс сервис" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к ЗАО "Глобал" о досрочном прекращении правовой охраны ряда товарных знаков вследствие их неиспользования. Правоприменителем было установлено, что общество "Глобал" приобрело исключительные права на спорные товарные знаки на основании заключенного с закрытым акционерным обществом "Группа предприятий "ОСТ" договора об отчуждении исключительных прав на указанные товарные знаки, зарегистрированного Роспатентом 24 июня 2011 г.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд пришел к выводу, что ответчиком доказан факт использования спорных товарных знаков в спорный период (с 24.07.2010 по 24.07.2013) прежним правообладателем. При этом была подчеркнута необходимость учета того обстоятельства, что в отношении общества "Глобал" Арбитражным судом Хабаровского края возбуждено производство о признании несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство: "Поскольку в ходе конкурсного производства спорные товарные знаки были включены в конкурсную массу, хозяйственная деятельность обществом "Глобал" фактически не велась и оно не имело возможности использовать спорные товарные знаки, суд приходит к выводу, что названные товарные знаки не использовались правообладателем по независящим обстоятельствам".

Президиум Суда по интеллектуальным правам в Постановлении от 27 марта 2014 г. поддержал решение суда первой инстанции. При этом им было отмечено: "Поскольку судом первой инстанции установлено, что в ходе конкурсного производства хозяйственная деятельность ЗАО "Глобал" фактически не велась и оно не имело возможности использовать спорные товарные знаки, а заявителем доказательств обратного суду не было представлено, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что названные товарные знаки в период с 15.06.2012 по 23.07.2013 не использовались правообладателем по независящим от него обстоятельствам, в силу чего установленный положениями ст. 1486 ГК РФ трехлетний срок неиспользования спорных товарных знаков применительно к их правообладателю не истек".

Иным примечательным в рассматриваемом аспекте судебным актом является решение Суда по интеллектуальным правам от 4 февраля 2014 г. по делу № СИП-212/2013: ЗАО "ФармФирма "Сотекс" (далее - заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "CINETON ЦИНЕТОН". Оценив представленные сторонами доказательства, Суд признал заявленные требования не подлежащими удовлетворению. При этом он указал на следующие обстоятельства: "Заявитель приобрел исключительные права на товарный знак у ООО "БиоМедИнвест" по договору № РД0083263, зарегистрированному Роспатентом 28 июня 2011 г.

Правообладателем доказательства ввода в гражданский оборот и доведения до конечного потребителя товара, маркированного спорным товарным знаком, суду не представлены. В то же время в материалах дела ответчиком и третьим лицом представлены доказательства, квалифицированные судом как подтверждение подготовительных действий, направленных на производство и реализацию товаров 5-го класса МКТУ. Суд, в частности, принял в качестве таких доказательств:

  • договор об оказании услуг, заключенный 29 сентября 2011 г. между ЗАО "ВЕЛЕС Фарма", ТОО "Нанофарма" и компанией Galilaeus Oy (Финляндия), по которому последняя обязалась оказать заявителю услуги по регистрации в Управлении по безопасности продуктов питания Финляндии, Европейском управлении безопасности пищевых продуктов, Европейском агентстве по контролю за оборотом лекарственных средств, а также услуги по маркетингу и продажам, выпуску на рынок в пределах территории продукта DIM-API (фирменное наименование CINETON), а также услуги по проведению анализа и исследованию стабильности означенного продукта и контрактному производству партий продукта;
  • генеральное соглашение между указанными сторонами от 12 февраля 2010 г. о сотрудничестве, лицензионное соглашение о предоставлении патента и ноу-хау; договор об оказании услуг от 12 февраля 2010 г., в соответствии с которым компания Galilaeus Oy уже оказала в полном объеме услуги по планированию, разработке, инкапсуляции и упаковке DIM, обозначая его как "фирменное наименованием CINETON";
  • сервисное соглашение № 2/02-К от 29 декабря 2011 г., заключенное между ЗАО "ВЕЛЕС Фарма" и компанией Galilaeus Oy (Финляндия), в соответствии с которым исполнителем были совершены действия по планированию, определению состава, заключению в капсулы и упаковке продукта DIM CINETON (ЦИНЕТОН) для применения при доклиническом и клинических исследованиях.

По мнению суда, представленные правообладателем спорного товарного знака и третьим лицом доказательства с очевидностью свидетельствуют о том, что ЗАО "ВЕЛЕС Фарма" осуществляет активную деятельность по подготовке к выпуску и вводу в гражданский оборот продукции 5-го класса МКТУ под названием "CINETON ЦИНЕТОН".

Данные доказательства подтверждают доводы правообладателя спорного товарного знака о наличии уважительных причин ненадлежащего использования этого товарного знака, которые, применительно к положениям ст. 1486 ТК РФ, судом квалифицированы как неиспользование по независящим от правообладателя обстоятельствам.

Кроме того, суд принял во внимание и то обстоятельство, что право на законное использование спорного товарного знака его нынешним правообладателем было получено только после регистрации в Роспатенте договора об отчуждении исключительного права, т.е. с 28 июня 2011 г., что также признается судом в качестве уважительной причины его неиспользования.

Данное решение примечательно тем, что суд, формально основываясь на п. 3 ст. 1486 ГК РФ, исследовал не столько обстоятельства, обусловившие невозможность использования товарного знака правообладателем и не зависящие от правообладателя, сколько реальность намерений последнего использовать такой товарный знак. По сути мотивировочная часть судебного акта свелась к анализу действий правообладателя по подготовке выпуска товаров, маркируемых товарным знаком, которым судом было придано юридическое значение. Кроме того, нельзя не обратить внимание на то, что в качестве дополнительного фактора в пользу отказа в удовлетворении требований истцов было обозначено получение правообладателем исключительного права по договору об отчуждении исключительного права.

Таким образом, основываясь на принципе обеспечения баланса интересов, Суд по интеллектуальным правам провел сложный, многофакторный анализ конкретного спора. Сам по себе данный подход является конструктивным и заслуживает позитивной оценки. Другое дело, что он несколько (пусть и неявно) выходит за рамки тех возможностей, которые предусматриваются ст. 1486 ГК РФ. При этом проблема, как представляется, заключается именно в недостаточной гибкости нормативных правил, устанавливающих правовой механизм прекращения правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Злоупотребление правом со стороны истца. Правообладатель может отбиться от иска о прекращении правовой охраны товарного знака посредством института злоупотребления правом. Данный способ особенно актуален и эффективен для широко известных и оригинальных брендов. Как было отмечено, предъявляя иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, заявитель закономерно предполагает зарегистрировать его на себя (именно с подобным пониманием назначения института досрочного прекращения правовой охраны и связано установление требования заинтересованности заявителя). Наиболее привлекательными в данном случае являются товарные знаки, с которыми связан существенный гудвилл. Они активно используются в отношении иных классов товаров (услуг). Правообладатель вкладывает средства в формирование и поддержание бренд-имиджа, рекламу. Получив возможность зарегистрировать такой знак в отношении других товаров, заявитель сможет паразитировать на гудвилле данного бренда. Несмотря на неоднородность производимых товаров (услуг), потребители все равно будут ассоциировать (даже если их и не удастся ввести в заблуждение) их с известным брендом.

Интерес в данном аспекте представляет спор в отношении товарного знака Henessy. ООО "Парад звезд" обратилось в СИП РФ с иском к компании "СОСЬЕТЭ ЖАС ХЕНЕССИ и Ко" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Henessy в отношении товаров 3-го класса (парфюмерия). Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении данного требования на основе ст. 10 ГК РФ:

  • предъявление настоящего иска было вызвано намерением приобрести оспариваемый товарный знак на условиях и по цене, которые определены истцом;
  • выпуск истцом парфюмерной продукции с использованием обозначения Henessy (в отношении парфюмерной продукции) свидетельствует о намерении ввести потребителей в заблуждение, направлен на создание в глазах потребителей восприятия истца и ответчика как единого производителя различного рода продукции под товарным знаком Henessy.

Таким образом, суд заключил, что действия ООО "Парад звезд" не направлены на защиту каких-либо нарушенных прав в сфере интеллектуальной собственности, реализацию его законных интересов, а являются недобросовестным использованием права на заявление требования, предусмотренного ст. 1486 ГК РФ, то есть злоупотреблением правом.

Кроме того, как отметил СИП РФ, из материалов дела усматривается, что компания "СОСЬЕТЭ ЖАС ХЕНЕССИ и Ко" является одним из старейших и известнейших французских коньячных домов, вошедших в сотню лучших брендов в 2007 - 2008 гг. За это время товары компании приобрели широкую известность, а индивидуализирующее их обозначение Henessy - различительную способность. В таком случае лишение товарного знака компании охраны (даже части) для целей последующего использования этого обозначения иными лицами (что составляет цель досрочного прекращения правовой охраны товарного знака).

В то же время практике известны примеры, когда заявителю не удавалось оспорить правовую охрану известного бренда. Так, в Постановлении по делу от 21 октября 2015 г. № СИП-883/2014 суд заключил, что нет оснований считать действия истца, требующего досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Dr Pepper в отношении ряда классов товаров (минеральные воды, фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков), злоупотреблением правом.

Обозначенный в деле Henessy подход следует признать оправданным. Товарный знак может не осуществлять индивидуализирующей функции в отношении конкретной группы товаров (что происходит при его неиспользовании). Между тем в силу его широкой известности он превратился в символ гудвилла, который, в свою очередь, не привязан к конкретным товарам (услугам). На любые продукты, выпускаемые под таким брендом, в той или иной мере распространится аура элитарности, имидж бренда и т.п. Заявитель в таком случае получит несправедливые преимущества. Ему не надо, в отличие от конкурентов, вкладывать средства в продвижение собственного бренда, повышение качества товаров (услуг). Цель его изначально недобросовестная - паразитировать на чужом бренде.

Американские суды учитывают наличие у товарного знака гудвилла еще в одной ситуации: оспаривается правовая охрана товарного знака, трехлетнему периоду неиспользования которого предшествовал этап активного обращения на рынке маркируемых такими знаками товаров.

Представим следующую гипотетическую ситуацию: известный производитель одежды выпускает линию под характерным товарным знаком. Данная линия товаров широко рекламируется. Соответствующие продукты распространяются среди множества розничных продавцов, впоследствии - среди конечных потребителей. Спустя полгода производитель в целях увеличения продаж запускает новую линию, маркируемую другим товарным знаком. Проходит еще три года, в течение которых производство первой линии не возобновляется. Между тем в отдельных розничных точках сохраняются в продаже остатки невыкупленной коллекции. Потребители продолжают носить данную одежду. Что произойдет, если некий предприниматель потребует прекратить правовую охрану соответствующего товарного знака, а затем зарегистрирует его на себя и начнет выпускать соответствующую одежду? Многие потребители сочтут, что это первоначальный потребитель возобновил столь им полюбившуюся линию одежды.

Сохранение за товарным знаком, который пусть и перестал использоваться, гудвилла предполагает, что у правообладателя существует правомерный интерес как минимум в защите такого товарного знака от посягательств иных лиц. Как отмечается американскими правоведами, "основной акцент должен быть сделан на степени узнаваемости торговой марки у покупателей".

Обзор отдельных решений, вынесенных американскими судами

Как было отмечено судом при рассмотрении дела Alliant Energy Corp. v. Alltel Corp., "с торговой маркой по-прежнему связан значительный гудвилл, он остается ценным активом для компании. Даже в таких случаях, когда правообладателем прилагаются значительные усилия по уведомлению общества об изменении бренда, велика вероятность того, что гудвилл сохранит торговую марку за первоначальным правообладателем".

В деле Sterling Brewers Inc. v. Schenley Indus суд апелляционной инстанции пересмотрел решение суда первой инстанции о прекращении правовой охраны товарного знака на том основании, что связанный с товарным знаком гудвилл не рассеялся за восемь лет неиспользования. Судом было отмечено, что даже сам истец связывал соответствующий товарный знак Gold Blume Beer с ранее производимым ответчиком пивом - товаром, активно продаваемым на соответствующем рынке в течение нескольких лет.

При рассмотрении спора Ferrari S. p. A. Esercizio Fabbriche Automobilie Corse v. Mc Burnie правоприменитель пришел к выводу, что охрана торгового знака не должна быть прекращена. В основу подобного решения он положил следующие факты:

  • компания-правообладатель продолжала производить и продавать комплектующие детали к машинам;
  • машины Ferrari по-прежнему широко используются, что сохраняет соответствующую торговую марку на глазах общественности;
  • продолжается активная перепродажа автомобилей.

В деле Skippy Inc. суд постановил, что сохраняющееся общественное признание торговой марки - изображения персонажа Скиппи - не позволяет прекратить его правовую охрану, несмотря на 23-летний период неиспользования. Кроме того, суд подчеркнул факт того, что правообладатель периодически возвращался к идее вывести на рынок данную торговую марку.

Рассматривая спор между Health & Sun Research Inc. v. Australian Gold LLC, суд констатировал, что "факт неиспользования с июля 2008 г. (т.е. больше трех лет) торговой марки Royal Flush не вызывает каких-либо сомнений". В то же время правоприменитель подчеркнул, что "отсутствие продаж в течение трех лет не значит, что торговая марка Health & Sun's Royal Flush перестала действовать на рынке". Отказывая в прекращении правовой охраны товарного знака, он сослался на два факта:

  • продаваемая Health & Sun Research Inc. продукция обладает длительным сроком годности;
  • она приобреталась оптовыми покупателями в целях последующей поэтапной реализации таким образом, что и по прошествии трех лет указанные лосьоны остаются в торговом обороте.

В деле Marks Org. Inc. v. Joles истец (Marks Organization Inc.) обратился с требованием о наложении на ответчика (Robert Joles) временного судебного запрета с тем, чтобы предотвратить нарушение последним его исключительного права на торговую марку Gordon Carpet. Ответчик, в свою очередь, предъявил к истцу встречное требование о прекращении правовой охраны торговой марки Gordon Carpet вследствие ее неиспользования.

Как было установлено судом, в 2008 г. истец приобрел у Gerald Gordon Carpet Specialists Inc. (GGCS) все его активы, в том числе права на используемые в торговле обозначения. После закрытия сделки истец начал вести бизнес по торговле коврами под новым торговым знаком Leader Carpet. Как таковую торговую марку Gordon Carpet он действительно перестал использовать для индивидуализации продаваемого товара.

В то же время суд все равно поддержал позицию истца. В обоснование подобной позиции им были положены следующие факты.

Несмотря на то что продаваемые истцом ковры стали маркироваться новым товарным знаком, в рекламе таких товаров сохранились ссылки на прежний бренд. На всех рекламных носителях в отношении нового товарного знака делалась ссылка: "Бывший Gordon Carpet". В рекламном ролике президент Marks Org. Inc. стоял рука об руку с Джеральдом Гордоном - президентом Gerald Gordon Carpet Specialists Inc. Рекламным слоганом при этом служила фраза: "Новая эра начинается с Leader Carpet - пожелаем Jerry Gordon всего самого наилучшего".

Судом было отмечено: "Использования истцом марки Gordon Carpet было достаточно для преодоления возражения ответчика об отказе истца от использования. Реклама, в которой истец определил свой магазин как "бывший Gordon Carpet", представляет собой попытку построения бизнеса на основе гудвилла Gordon Carpet".

Здесь необходимо признать, что для реализации обозначенного подхода в российской правовой системе должных нормативных предпосылок не сложилось. Статья 1486 ГК РФ не устанавливает соответствующих исключений из общего правила. В связи с этим правоприменители не спешат исследовать при рассмотрении конкретных споров о прекращении правовой охраны товарного знака связанной с ним системы "гудвилл", а также факт атрибутирования потребителями соответствующего обозначения первоначальному правообладателю.

Далее – 3.2. Защита бренда от регистрации сходных товарных знаков