Защита брендов: стратегии, системы, методы

Защита брендов

 

Доступные правовые механизмы защиты бренда содержатся не только в гражданском, но и в конкурентном законодательстве. Более того, на основе последнего эффективно пресекаются попытки конкурентов паразитировать на бренде в тех случаях, когда ч. 4 ГК РФ остается бессильна. Например, в случае недобросовестного использования фирменного стиля компании.

Всемирная организация интеллектуальной собственности выделяет в качестве одного из видов недобросовестной конкуренции так называемую паразитарную конкуренцию, под которой понимается любое действие, предпринимаемое конкурентом или другим лицом, участвующим в операциях на рынке, с намерением прямо использовать промышленное или коммерческое достижение другого лица в собственных целях, не внося существенные изменения в оригинальное достижение. К паразитарной конкуренции ВОИС относит действия, способные повлечь ослабление различительной способности товарного знака, а также действия по использованию чужой репутации.

Как было отмечено Л.А. Новоселовой, так называемая паразитарная конкуренция является отдельным видом недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и состоит в действиях хозяйствующих субъектов, направленных на использование в целях продвижения собственных товаров или услуг достижений и деловой репутации другого хозяйствующего субъекта и коммерческой ценности средств индивидуализации его предприятия, производимых им товаров, оказываемых услуг.

В предыдущих главах мы в той или иной мере уже касались вопросов недобросовестной конкуренции посредством паразитирования на чужом бренде, разграничили данное правонарушение со злоупотреблением правом, регистрацией товарного знака в целях введения в заблуждение и т.п.

В данной главе остановимся на конкретных составах правонарушений, закрепленных в гл. 2.1 ФЗ "О защите конкуренции". Данная глава была введена Федеральным законом от 5 октября 2015 г. в рамках так называемого четвертого антимонопольного пакета. Перечень противоправных действий, связанных с использованием чужого бренда, был существенно расширен в сравнении со ст. 14 прежней редакции Закона о конкуренции.

В новой гл. 2.1 Закона о защите конкуренции обозначены семь самостоятельных запретов на недобросовестную конкуренцию. При этом перечень форм недобросовестной конкуренции является открытым. Паразитарной конкуренции посвящены ст. 14.4 и 14.6. В ст. 14.4 ФЗ "О защите конкуренции" установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица или товаров (работ, услуг).

В отношении данной нормы важно отметить следующее: установленный запрет направлен на пресечение действий, нацеленных преимущественно на препятствование предпринимательской деятельности иных хозяйствующих субъектов - конкурентов, посредством приобретения прав на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и реализации этих прав.

Состав недобросовестной конкуренции и направление применения данной нормы соответствуют ранее действующей редакции ч. 2 ст. 14 Закона о защите конкуренции. В связи с чем можно констатировать, что по данной категории дел накоплена обширная судебная практика.

Прямо указано на право заинтересованного лица направлять соответствующее решение антимонопольного органа в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Примеры из правоприменительной практики

В 2012 г. Федеральный арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решения Федеральной антимонопольной службы о признании действий ЗАО "Натур Продукт Интернэшнл" по приобретению и использованию исключительных прав на словесный товарный знак "АнтиГриппин" и комбинированные товарные знаки (включающие это же словесное обозначение) недобросовестной конкуренцией. ФАС было установлено, что общество препятствовало использованию обозначения "Антигриппин" другими хозяйствующими субъектами для индивидуализации лекарственных средств ("Антигриппин-АНВИ", "Антигриппин-максимум"), которые они начали производить еще до регистрации товарного знака. Суды трех инстанций вслед за ФАС РФ признали, что данные действия не отвечают принципам добросовестности, разумности и справедливости и представляют собой недобросовестную конкуренцию.

Данное дело показательно еще и тем, что пострадавшая сторона не остановилась на применении к нарушителю мер публичной ответственности. За антимонопольным разбирательством последовал спор о взыскании убытков. Пострадавшая компания указала, что она вынужденно прекратила поставки своих фармпрепаратов из-за недобросовестных действий, описанных выше. Она обратилась в суд с иском о взыскании упущенной выгоды в размере более 1,6 млрд руб. Эта сумма рассчитана как разница между стоимостью продукции, запланированной для продажи, но не реализованной, и расходами, связанными с приготовлением этой продукции к реализации. Сумму убытков подтвердила судебная экспертиза. В результате длительного разбирательства иск удовлетворили (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 октября 2015 г. по делу № А56-23056/2013).

По результатам рассмотрения заявления компании "Ричмонт Интернешнл С.А." и компании "Вашерон энд Константин" о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО "Торговый альянс "ВАШЕРОН" и ООО "Торговый дом "Ламборгини" ФАС России пришла к выводу о наличии в действиях ООО "Торговый альянс "ВАШЕРОН" признаков нарушения антимонопольного законодательства.

В ходе рассмотрения антимонопольного дела было установлено, что действия ООО "Торговый альянс "ВАШЕРОН" направлены на получение ничем не обоснованных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности по сравнению с иными хозяйствующими субъектами - конкурентами, действующими с ним на одном рынке изделий кожгалантереи Российской Федерации путем привлечения покупателей к реализуемым товарам за счет использования сложившейся деловой репутации известного мирового бренда, и создают угрозу возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя.

По результатам рассмотрения данного антимонопольного дела Комиссия ФАС России установила, что в действиях ООО "Торговый альянс "ВАШЕРОН", связанных с приобретением и использованием исключительных прав на комбинированный товарный знак со словесным обозначением VASHERON, по свидетельству Российской Федерации, присутствуют все признаки недобросовестной конкуренции: указанные действия направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности путем нарушений принципов добропорядочности, разумности и справедливости; могут нанести убытки компаниям "Ричмонт Интернешнл С.А." и "Вашерон энд Константин" путем перераспределения спроса, а также способны нанести ущерб деловой репутации компаний "Ричмонт Интернешнл С.А." и "Вашерон энд Константин".

В ст. 14.6 ФЗ "О защите конкуренции" установлен запрет на недобросовестную конкуренцию путем совершения хозяйствующим субъектом действий (бездействия), способных вызвать смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта - конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом - конкурентом в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В том числе к таким действиям отнесены:

  • незаконное использование обозначения, тождественного (сходного до степени смешения) средствам индивидуализации хозяйствующего субъекта - конкурента, путем его размещения на товарах, этикетках, упаковках или использования иным образом в отношении товаров, которые продаются либо иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая размещение в доменном имени и при других способах адресации (п. 1 ст. 14.6).

Так, например, управление ФАС по Нижегородской области рассмотрело заявление ОАО "Газпром нефть" и признало недобросовестной конкуренцией использование компанией "ЕвроОйл" на автозаправке обозначений, сходных с товарным знаком заявителя. Назначенная УФ АС патентоведческая экспертиза пришла к выводу, что изображение информационной стелы АЗС "ЕвроОйла" копирует товарный знак, принадлежащий "Газпром нефти". При этом у "ЕвроОйла" отсутствовало лицензионное соглашение на право его использования, а сама компания и "Газпром нефть" являются хозяйствующими субъектами, работающими на одном товарном рынке, то есть конкурентами;

  • копирование или имитация внешнего вида товара, вводимого в гражданский оборот хозяйствующим субъектом - конкурентом, упаковки такого товара, его этикетки, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом (в совокупности фирменной одежды, оформления торгового зала, витрины) или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъекта - конкурента и (или) его товар (п. 2 ст. 14.6).

Нарушение в данном случае состоит в реализации своего товара под видом товара конкурента и сопровождается введением потребителя в заблуждение относительно производителя, качества, потребительских свойств и иных характеристик товара. Предполагаемый нарушитель получает преимущества в виде привлечения к своей продукции потребителей, которые полагают, что приобретают оригинальный товар.

В случае когда субъект использует охраняемое средство индивидуализации своего конкурента, его действия могут одновременно быть квалифицированы и в качестве нарушения исключительного права, и в качестве недобросовестной конкуренции. В то же время действия по имитации внешнего вида товара, фирменного стиля и т.п. (п. 2 ст. 14.6) охватываются лишь конкурентным законодательством. Предусмотренный п. 2 ст. 14.6 ФЗ "О защите конкуренции" состав явился новеллой четвертого антимонопольного пакета. Вместе с тем на основе него ФАС РФ был рассмотрен ряд интересных дел. Так, например, ФАС признала недобросовестной конкуренцией действия компании МТС, связанные с введением в гражданский оборот на территории РФ стартовых комплектов SIM-карт тарифа "Свободный" с использованием фирменного стиля "Мегафона", в том числе цветовой гаммы товаров.

В странах общего права для защиты бренда (прежде всего речь идет о не зарегистрированных в качестве товарных знаков брендах) от паразитирования на нем предусмотрен специальный иск passing off. Под passing off в общем виде понимается специальный деликт - нарушение чужого гудвилла посредством введения потребителей в заблуждение относительно субъекта, осуществляющего соответствующий бизнес, происхождения товаров, услуг и использования чужих коммерческих обозначений.

Для того чтобы одним термином охватить все наименования, обозначения, символы, использование которых может причинить вред чужому гудвиллу, образовав тем самым состав passing off, в доктрине иногда употребляется понятие бренда. Так, например, как было отмечено М. Спенсем, применительно к английскому праву "понятие бренда существенно расширилось. Оно стало вбирать в себя не только товарные знаки, идентифицирующие товары и услуги, но и множество других средств маркетинговой коммуникации. В целях защиты прав на все подобные обозначения и символы развитие получил институт passing off".

Как при этом отмечается уже другими авторами, "passing off как специальный деликт призван защищать гудвилл предпринимателя от введения в заблуждение нарушителем. Истец в делах о passing off должен доказать наличие у него гудвилла, связанного с поставляемыми ими товарами или оказываемыми услугами, а также то, что ответчик посредством введения в заблуждение причинил ему убытки".

Как было отмечено в деле Hodgkinson & Corby Ltd. v. Wards Mobility Services Ltd., passing off представляет собой противоправное вмешательство в имущественную сферу истца, но имуществом, которое защищается посредством иска, является не имущественное право на наименование или неосновательно полученная ответчиком прибыль, а гудвилл или репутация бизнеса истца.

Следует заметить, что по мере развития данного института "у истца отпала необходимость доказывать, что сфера его предпринимательской деятельности совпадает со сферой бизнес-активности ответчика". "Иск passing off позволяет правообладателю, опираясь на гудвилл или ценную репутацию, пресекать любые попытки иных компаний сформировать у потребителей ассоциации с его бизнесом (присвоение гудвилла)".

Как было сформулировано Австралийским верховным судом, "в современных условиях традиционная доктрина passing off применяет к наименованиям, описаниям или другим индикаторам, которые используются для того, чтобы убедить потребителей в том, что предлагаемые предпринимателем товары или услуги связаны, обладают качеством другого хозяйствующего субъекта, пользуются поддержкой...".

Примечательным примером расширения борьбы с паразитированием на чужом гудвилле является квалификация в качестве правонарушений passing off "me - too маркетинга": ретейлеры зачастую предлагают на рынке продукты под своим брендом, выступая тем самым прямыми конкурентами для лидеров рынка, продукцию которых они также продают. Данные продукты, произведенные ретейлерами, обычно продвигаются посредством "me - too маркетинга": они оформляют выпускаемый под их брендом продукт сходным с упаковкой лидера образом. Их целью при этом является позиционирование своего продукта как приемлемой замены продуктам лидера рынка, предлагаемой по более низкой цене.

Интерес в рассматриваемом аспекте представляет, в частности, спор United Biscuits (UK) Ltd. v. Asda Stores Ltd.: дело касалось производства двумя компаниями покрытого шоколадом сандвич-печенья под различными брендами. Продукт лидера рынка маркировался обозначением Penguin. Продаваемое печенье заворачивалось в лист оберточной бумаги 12 на 19 дюймов по 7 или 14 штук. Ответчик-ретейлер продавал собственное печенье под наименованием Puffin, которое упаковывал идентичным с истцом образом. Как констатировал суд, ответчик вводил потребителей в заблуждение тем, что способствовал формированию у них представления о связи между печеньем Puffin и Penguin biscuit, в частности, что они были созданы одним производителем.