Защита брендов: стратегии, системы, методы

Защита брендов

 

В случае со средствами индивидуализации злоупотребления правами, как правило, имеют место на стадии регистрации товарных знаков. В общем виде подобные злоупотребления заключаются в том, что заявитель пытается установить монополию на обозначение, с которым связаны существенные правомерные частные интересы иных субъектов (обладателя сходного известного бренда; конкурентов заявителя, использовавших соответствующее обозначение в своей деятельности). При этом заявитель стремится получить несправедливые конкурентные преимущества и (или) причинить вред своим конкурентам. Механизмом пресечения недобросовестного поведения правообладателя в таком случае является аннулирование регистрации товарного знака.

Если регистрация товарного знака не затронула чьих-либо правомерных интересов, то в последующем добиться признания действий правообладателя злоупотреблением правом будет крайне проблематично. С экономической точки зрения товарный знак не является общественным товаром - он обладает социальной ценностью, только когда используется для обозначения конкретного бренда. При этом исключительное право на товарный знак означает монополию правообладателя лишь над обозначением, а не над товарами. Опираясь на него, правообладатель не сможет вытеснить конкурентов с рынка или оказать иное негативное воздействие на их бизнес (при условии, что на момент регистрации товарного знака они не обладали правомерным интересом в использовании заявленного обозначения). Негативные последствия для потребителей, которые влечет за собой признание действий ответчика нарушением исключительных прав на товарный знак и применение мер защиты, призвано минимизировать положение п. 2 ст. 1515 ГК РФ: контрафактные товары, введение которых в оборот необходимо в общественных интересах, не подлежат уничтожению. В таком случае правообладатель вправе требовать лишь удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

Таким образом, отсутствуют сколько-нибудь значимые частные и общественные интересы, которые можно было бы противопоставить исключительному праву и оправдать его нарушение. Как следствие, суды достаточно редко признают злоупотреблением правом действия правообладателя по защите исключительного права. Между тем можно выделить две ситуации, в которых требования о нарушении исключительного права могут быть признаны недобросовестными.

1. Нарушение прав на товарный знак было спровоцировано действиями самого правообладателя. Речь идет, например, о ситуациях, когда у правообладателя есть легальная возможность определять действия правонарушителя (иными словами, они соотносятся между собой как основное и дочернее общество).

Заслуживает внимания в рассматриваемом аспекте Постановление Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 г. № 15187/12. ООО "Телеросс" обратилось с иском к ОАО "Мурманские мультисервисные сети" о запрещении последнему использовать сходные с товарными знаками истца "МОРЕ ТВ" и "ОКЕ@Н INTERNET" обозначения и выплате компенсации. Суды трех инстанций признали факт нарушения исключительного права истца доказанным и присудили ответчика к выплате компенсации. В апелляционной инстанции размер последней был увеличен до 1 346 597 926 руб. Высший Арбитражный Суд РФ решения судов нижестоящих инстанций в части взыскания с ОАО "Мурманские мультисервисные сети" компенсации отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В мотивировочной части им было указано на злоупотребление ООО "Телеросс" правом на защиту. В обоснование своей позиции ВАС РФ указал на следующие обстоятельства.

Общество "Мурманские мультисервисные сети" является дочерним обществом по отношению к обществу "Телеросс". На дату подачи заявки на регистрацию товарных знаков "МОРЕ ТВ" и "ОКЕ@Н INTERNET" генеральным директором и учредителем общества "Телеросс" был Ш., который одновременно являлся руководителем коллективного исполнительного органа общества "Мурманские мультисервисные сети".

Кроме того, между сторонами был подписан договор об отчуждении исключительного права на упомянутые товарные знаки, согласно которому исключительное право на товарные знаки передавалось на безвозмездной основе обществу "Мурманские мультисервисные сети". Однако договор не прошел государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и по этим основаниям признан недействительным вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Мурманской области от 30 мая 2011 г. по делу № А42-9121/2010.

Действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту.

Судом была подтверждена необходимость исследования предшествующих подаче иска о нарушении исключительного права отношений сторон. В силу отношений "материнская - дочерняя компания", наличия у истца и ответчика на момент начала использования последним товарного знака общего генерального директора правоприменитель справедливо признал недобросовестными последующие действия материнской компании по обращению с требованием о защите нарушенного права. Особое внимание в рассматриваемом деле нужно обратить на последствия признания судом действий истца злоупотреблением правом. Полного отказа в защите права не произошло - требования истца о запрете на использование ответчиком спорного обозначения были удовлетворены. Направив дело на новое рассмотрение, суд поставил под сомнение возможность удовлетворения требования о взыскании компенсации.

Как представляется, в данной ситуации приведенный подход является единственно оправданным. В каких бы правоотношениях изначально ни состояли между собой истец и ответчик, бездоговорное параллельное использование такого обозначения несколькими лицами, которые к тому же оказались в состоянии конфликта, явно противоречит сущности товарных знаков и способно нарушить интересы потребителей. В связи с этим при установлении, с одной стороны, факта нарушения исключительного права, а с другой - злоупотребления правом необходимо определить, кто из субъектов сможет продолжить использование соответствующего обозначения.

Регистрация товарного знака была добросовестной - правообладатель зарегистрировал на себя свободное от притязаний иных лиц обозначение в целях использования его в своей деятельности. Вполне вероятно, что с соответствующим обозначением постепенно начала связываться его положительная репутация. Таким образом, какие-либо основания для лишения его исключительного права на товарный знак отсутствуют. Использование же ответчиком чужого товарного знака должно быть прекращено. В то же время действия правообладателя в виде подачи иска против ответчика носят очевидно недобросовестный характер. Взыскание с последнего в данном случае существенной компенсации будет явно несправедливым. Наиболее оправданным представляется отказать во взыскании компенсации при удовлетворении требования о запрете на использование патентоохраняемого объекта.

Другое интересное дело стало предметом рассмотрения уже объединенного Верховного Суда. Некоммерческое партнерство содействия организации фестиваля национальных видов спорта и народного творчества "Кавказские игры" предъявило иск к Министерству спорта РФ и Министерству культуры о запрете использовать словесное обозначение, сходное до степени смешения с комбинированным товарным знаком, и взыскании компенсации. Нижестоящие судебные инстанции требования удовлетворили. Верховный Суд отметил их решения. Он обратил внимание на то, что генеральный директор партнерства А. неоднократно обращался в государственные органы получения господдержки на проведение турнира "Кавказские игры", символом которых было обозначение, сходное с товарным знаком. В конечном итоге фестиваль "Кавказские игры" был включен в план мероприятий по реализации стратегии экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Правительством РФ был утвержден организационный комитет по проведению мероприятия. Генеральный директор истца А. участвовал в заседании организационного комитета по подготовке и проведению ежегодного фестиваля "Кавказские игры", в результате которого комитетом были утверждены план, положение о фестивале, а также логотип эмблемы фестиваля, тождественный изображению, которое в последующем истец зарегистрировал в качестве товарного знака.

Таким образом, как заключил суд, "изображение, тождественное изображению, впоследствии зарегистрированному истцом в качестве товарного знака, было доведено до всеобщего сведения (введено в гражданский оборот), обнародовано в целях использования в качестве официального символа (логотипа) мероприятия, проводимого при государственном (публичном) участии, генеральным директором истца до регистрации товарного знака, он же участвовал в утверждении изображения (согласовании) в качестве официального символа фестиваля". При таких обстоятельствах заявление исковых требований является "незаконным и недобросовестным поведением и может быть признано заслуживающим судебной защиты".

2. Предъявление иска субъектом, который сам не использовал товарный знак (аккумулирование товарных знаков с целью последующего предъявления исков).

Все большее распространение в России получает практика аккумулирования товарных знаков: регистрация одним субъектом на свое имя множества товарных знаков в целях последующей продажи прав на них (возмездного отчуждения исключительного права) и (или) предъявления исков к успешным предпринимателям.

Как было констатировано Судом по интеллектуальным правам в п. 7 справки № СП-21/2, само по себе неиспользование правообладателем товарного знака, в том числе при осуществлении действий по аккумулированию товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции. Судом, однако, была сделана оговорка о том, что могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела, подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.

Здесь между тем важно пояснить, что полный состав злоупотребления правом образуется не на стадии регистрации товарного знака, а именно при защите прав на него. Регистрация товарного знака без целей его дальнейшего использования для индивидуализации бренда, бесспорно, противоречит институциональному назначению таких объектов. Между тем данное действие не нарушает значимых частных (при условии, что субъект регистрирует свободное, не используемое иными лицами обозначение) и общественных интересов. Данный элемент злоупотребления правом возникает при подаче правообладателем иска о нарушении исключительного права. В таком случае субъект, использующий сходное с товарным знаком обозначение без целей введения потребителей в заблуждение, вынужден выплатить компенсацию и прекратить использовать бренд. Правообладатель в таком случае продолжает действовать в противоречии с назначением исключительного права на товарный знак. Он пытается заработать на нарушении - получить прибыль в виде выплаченной ему компенсации, при условии что его бизнес-интересы никак не пострадали.

Интерес в рассматриваемом аспекте представляет Определение Верховного Суда РФ от 23 июля 2015 г. по делу № 310-ЭС15-2555, А08-8802/2013. Истец - правообладатель товарного знака "Афродита", зарегистрированного в отношении товаров и услуг 30-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), в том числе мороженого, с приоритетом от 17 декабря 1996 г. Срок действия регистрации установлен до 17 декабря 2016 г. Ответчик производит и реализует мороженое, маркированное обозначением "Афродита", о чем свидетельствуют представленные в материалах дела товарные накладные, каталоги продукции и что не оспаривается лицами, участвующими в деле. Предъявлен иск о запрете хладокомбинату использовать обозначение "Афродита" и взыскании компенсации. Истец не использовал товарный знак более 15 лет.

Верховный Суд пришел к выводу, что истец злоупотребил своим правом. Как им было при этом отмечено, "товарный знак служит для индивидуализации товара, являясь одним из средств охраны промышленной собственности. Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак (на основании ст. 10 ГК РФ, ст. 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.), если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Схожая правовая позиция была сформулирована в Определении Верховного Суда РФ от 23 июля 2015 г. по делу № 310-ЭС15-2555, А08-8802/2013.

Далее – Глава 5. Особенности правовой охраны брендов - общеизвестных товарных знаков